где регистрируется залог исключительных прав на товарный знак

Залог исключительных прав на товарные знаки

С точки зрения юридических свойств залога на товарный знак – ему присущи все основные свойства залога имущества в целом:

1. Залог является акцессорным (дополнительным к основному обязательству) правоотношением, что проявляется в следующем:

— залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ);

— если обеспечиваемое залогом обязательство возникнет в будущем, залог возникает с момента, определенного договором, но не ранее возникновения этого обязательства;

— законом запрещена «изолированная» уступка права залога.

Важными критериями для возможности определения объекта интеллектуальной собственности в качестве предмета залога является отчуждаемость прав, а также возможность оценки данного объекта.

В целом, предметы залога делятся на закладываемые и незакладываемые. В качестве закладываемых могут выступать товарные знаки, объекты патентного права, секреты производства (ноу-хау), объекты авторских и смежных прав, программы для ЭВМ, базы данных, селекционные достижения. Напротив же, в качестве незакладываемых объектов выступают коллективные знаки, НМПТ, фирменные наименования и коммерческие обозначения, а также секретные изобретения.

Согласно п. 1, ст. 341 ГК РФ, права залогодержателя в отношении с залогодателем возникают с момента заключения договора залога, если иное не установлено договором, ГК РФ или другими законами. Регистрации залог подлежит в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также подлежит, в соответствии с ГК РФ, государственной регистрации. Согласно п. 2. ст. 358.18. ГК РФ, государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

То, что касается динамики развития регистрации залога исключительного права на товарные знаки в РФ, то, несмотря на общее незначительное количество договоров, можно с уверенность сказать, о том, что и общее количество договоров залога, и объектов, являющихся их предметом неуклонно растет. Ниже приведена таблица из ежегодного отчета Роспатента за 2017 год о количестве договоров и товарных знаков, входящих в их предмет.

То, что касается залогодателей-правообладателей товарных знаков, то возможность залога, имеющихся у них исключительных прав – это возможность получения дополнительных средств для развития собственной производственно-хозяйственной деятельности, а также возможность получения эффективности управления внеоборотного капитала и доходности своего бизнеса.

Источник

Как зарегистрировать товарный знак

И зачем это нужно

В прошлый раз мы выбирали надежное название для бизнеса. Теперь попробуем его зарегистрировать как товарный знак.

Товарный знак нужен не всегда. Если открыть ларек с ремонтом обуви, проще всего назвать его «Ремонт обуви» и ничего не выдумывать. Но если хочется выделиться среди конкурентов или открыть сеть ларьков, то без товарного знака не обойтись. Придется придумывать оригинальное название и регистрировать его в Роспатенте.

Зарегистрировать товарный знак бывает непросто, зато от него много пользы.

Зачем нужен товарный знак

Право использовать название. Если вы придумаете оригинальное название и зарегистрируете товарный знак, то станете его единственным правообладателем.

Если кто-то рискнет использовать ваше название без разрешения, вы сможете взыскать с него компенсацию, заставить уничтожить контрафакт и убрать все упоминания вашего названия. Размер компенсации — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Конкретную сумму в каждом случае определяет суд: пять миллионов бывает редко, а несколько сотен тысяч — сплошь и рядом.

максимальная компенсация за нарушение права на товарный знак по ст. 1515 ГК РФ

И еще: если у вас есть товарный знак, вы точно не нарушаете чужие права.

Маркировка. Только владелец товарного знака имеет право использовать маркировку ®. Она говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец готов преследовать нарушителей по закону. Использовать маркировку без товарного знака нельзя: ответственность вплоть до уголовной. Пока что по этой статье к наказанию никого не приговорили, но она есть.

Если очень хочется использовать маркировку без товарного знака, ставьте ™ — trademark. В России она никак не регулируется, поэтому использовать ее может кто угодно и как угодно.

Таможня. Товарный знак можно внести в реестр Федеральной таможенной службы. Тогда для провоза маркированного товара через границу нужно будет ваше разрешение, иначе таможенники его развернут.

Весной 2017 «Сяоми» внесла свой товарный знак в таможенный реестр и таможня перестала пропускать посылки с техникой «Сяоми» без разрешения компании. Пострадали многие интернет-магазины, которые возили товар без ведома российской дочки «Сяоми». Зато компания защитила себя от параллельного импорта.

Уставный капитал. Если оценить товарный знак и поставить его на баланс, он станет нематериальным активом компании. Компания подорожает, и это поможет привлечь новых партнеров и инвесторов. А еще под залог оцененного товарного знака можно взять кредит: в случае чего банк его продаст и вернет свои деньги.

Обычно знак оценивают в 5—10% валового дохода от продаж под этим знаком. Скажем, если компания «Канареечка» продает шляпы из птиц на 20 миллионов в год, то сам знак «Канареечка» оценят в 1—2 миллиона рублей.

Франшиза. По закону без товарного знака нельзя заключать франшизный договор — на юридическом языке его называют договором коммерческой концессии. Суть договора в том, что продавец франшизы продает покупателю право пользоваться своим товарным знаком. Но если он его не зарегистрировал, то у него самого нет этого права, продавать нечего.

Если продать франшизу без регистрации знака, сделку признают недействительной, а продавца заставят вернуть покупателю деньги с процентами. Например, в одном из дел ИП отсудил у ООО два с половиной миллиона рублей, которые заплатил за франшизу, и еще шестьсот тысяч сверху за незаконное пользование чужими деньгами.

И это еще повезло: теоретически покупателю франшизы никто не мешает зарегистрировать товарный знак на себя и заставить продавца через суд провести ребрендинг.

Иногда франшизу удается отстоять, но это долго и дорого. У компании из Новосибирска получилось, но пришлось два года ходить по судам: первая инстанция, апелляция, кассация, Верховный суд, пересмотр дела в суде первой инстанции, снова апелляция, кассация и Верховный суд — теперь уже по инициативе ответчика.

Продавать франшизу без товарного знака — безумная отвага. К сожалению, это останавливает не всех. Иногда доходит до крайностей, когда компания продает право на чужой товарный знак. В этом случае вся сеть работает под угрозой судебных компенсаций и ребрендинга. Иск могут предъявить и франчайзеру, и каждому франчайзи по отдельности.

Когда мои клиенты хотят купить франшизу, я советую первым делом проверить товарный знак. Если продавец безответственно относится к своим правам, возможно, к бизнесу он относится так же.

Например, с интернет-магазина одежды «Ламода» потребовали 5 миллионов рублей за нарушение прав на обувной товарный знак Highlander. Магазин не согласился и год ходил по судам. Ему повезло: он сумел доказать, что правообладатель знака сам никогда не выпускал обувь, и суд уменьшил компенсацию до 50 тысяч. Если бы не это, взыскали бы гораздо, гораздо больше.

Теперь «Ламода» проверяет знак каждого контрагента.

Как зарегистрировать товарный знак

Регистрация товарного знака состоит из пяти шагов:

Требования к заявке на товарный знак. Шаблоны заявок — в приложении к требованиям

Весь процесс обычно занимает 8—10 месяцев. Но для права на знак важен не момент получения свидетельства, а момент подачи заявки. В этот день за вами закрепляется право приоритета — после этого никто не сможет зарегистрировать такой же или похожий знак. Дальнейшее делопроизводство — дело техники.

Единственный способ ускорить процесс — заказать платный поиск по базе Роспатента за 94 400 рублей. Отчет об официальном поиске сократит регистрацию с десяти месяцев до трех. Других вариантов ускорить регистрацию нет, даже по большому знакомству. Все заявки распределяются между экспертами автоматической системой, взять чью-то заявку вне очереди невозможно.

Зато процесс легко можно замедлить. Например, если запутаться в классах, товарах и запросах экспертов.

Сложности при регистрации знака

Формально зарегистрировать товарный знак можно самому. Но патентные поверенные по товарным знакам существуют не просто так: на практике постоянно возникают проблемы, которые без опыта решить сложно.

Поиск сходных товарных знаков. Когда эксперты говорят об отличии одних знаков от других, они оперируют понятиями «сходство до степени смешения» и «различительная способность». Это оценочные критерии, они не описаны в законах. Вы можете решить, что ваш знак не похож на другие, а эксперт будет думать иначе и откажет в регистрации. Кроме того, разные эксперты по-разному оценивают сходство знаков, поэтому это еще и дело случая.

Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услугXLSX, 736 КБ

Представьте, что вы открыли компанию по доставке еды и зарегистрировали ее название на 43-й класс — кафе. Вы вложились в рекламу, заработали хорошую репутацию, стали узнаваемым. А потом пришел хитрый конкурент и зарегистрировал ваше название на 29, 30 и 35-й классы: еда и розничная торговля. Теперь он может работать в том же бизнесе и зарабатывать деньги на вашей узнаваемости, а засудить его будет очень сложно или вообще не получится: формально-то классы разные.

Товары и услуги. Классы определяют товары и услуги, на которые регистрируется знак. Но одних классов мало: под одним номером могут жить товары, которые никак не связаны друг с другом, например холодильники и ядерные реакторы. И это не шутка, это класс МКТУ № 11. А какие-то товары, например аксессуары для одежды, могут быть размазаны на пять разных классов.

Как и классы, товары после подачи заявки добавить не получится — придется регистрировать новый знак. Поэтому в заявке их надо расписывать широко и подробно.

Все товары и услуги тоже перечислены в «Лексинту». Но их список постоянно обновляют: уточняют старые, добавляют новые. А в товарный знак новую услугу не вписать. Поэтому в заявке обязательно нужны собирательные понятия: одежда, обувь, розничная торговля, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Скажем, если магазин «Топ хипстерс шмот» зарегистрирует торговлю джоггерами, чокерами и мантиями, а потом появится новый вид штанов — подвороткинсы, то знак уже формально не будет их защищать. Для этого нужен товарный знак в том числе на «одежду».

Но одних собирательных названий мало: если какой-то товар выйдет за их пределы, знак уже не будет его защищать. Поэтому все товары и услуги лучше расписать еще и по отдельности. Вот как выглядит список услуг для школы единоборств, при виде которого эксперт Роспатента пустит слезу умиления:

Если вы точно знаете, что никогда не станете проводить конференции, их можно и убрать. Но если не уверены, то лучше подстраховаться: кто знает, что станет со школой через пять лет.

Так же подробно стоит расписать и все остальное, чем может заниматься школа: к примеру выпускать спортивные товары и одежду под своей маркой или рекламировать тренеров. Отдельно будет про спортивные шлемы: в МКТУ они живут не со спорттоварами, а с научными приборами, космическими спутниками и пипетками. В хороших заявках списки товаров и услуг занимают по 5—10 страниц.

Сформировать квитанцию на оплату можно на сайте Роспатента. Прикладывать ее к заявлению не обязательно, но желательно — так проверяющий быстрее найдет ваш платеж.

Предварительный отказ. Когда вы подадите заявку и уплатите пошлину, документы попадут к экспертам. Дальше возможны три варианта:

Предварительным отказом юристы называют документ, который на самом деле называется так: «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства». В нем эксперт объясняет, что ему не нравится в вашей заявке и почему он хочет ее отклонить: например он считает ваш знак слишком похожим на чужой.

Чтобы знак все-таки зарегистрировали, нужно ответить на все вопросы эксперта, а иногда и доказать свою правоту. Шанс на правильный ответ только один. Если эксперта устроят ваши объяснения, заявку одобрят. Если нет — отклонят.

Обычно предварительный отказ — это несколько страниц очень юридического текста: я встречал отказы и по 10 страниц. Выглядят такие отказы пугающе, но на самом деле длинный и обстоятельный отказ — хороший признак. Эксперт приводит много аргументов, и с какими-то из них наверняка получится поспорить.

Хуже, когда отказ короткий и безапелляционный: эксперт уверен, что название плохое, и не хочет, чтобы с ним спорили. В таких отказах зацепиться практически не за что, поэтому приходится самому раскрывать позицию эксперта, а потом ее оспаривать.

Но даже короткие отказы не безнадежны. Как-то ко мне обратилась компания со знаком «Добрый вкус»: их местный юрист подал заявку, но получил отказ и не придумал, что ответить эксперту. Ответ получился в три раза длиннее отказа, но дело того стоило: знак зарегистрировали.

Как выбрать юриста по товарным знакам

Когда название — это выдуманное вами слово, которое точно ни на что не похоже, товарный знак можно попробовать зарегистрировать самому. В этом случае риск отказа минимальный — достаточно правильно заполнить все документы.

А когда есть шанс, что эксперт посчитает название не очень оригинальным, имеет смысл позвать юриста по товарным знакам и доверить регистрацию ему. Чем раньше юрист подключится к работе, тем лучше: это стоит делать еще при выборе названия, чтобы он помог отсеять сомнительные варианты.

Поиск юриста я советую начинать с рекламной выдачи поисковиков по запросу «юрист по товарным знакам» или просто «регистрация товарного знака». По моему опыту, другие варианты хуже. Например, в топах органической выдачи и юридических рейтингов живут старые и крупные юрфирмы с дикими ценами или какие-то непонятные агрегаторы устаревших статей. А если искать по знакомым, то легко нарваться на неопытного юриста, которому повезло зарегистрировать один-два простых знака и не факт, что повезет снова.

Чтобы убедиться, что портфолио настоящее, вбейте номера нескольких свидетельств в официальный реестр товарных знаков Роспатента. Юриста или его организацию надо искать в адресе для переписки: это значит, что он напрямую получал все письма из Роспатента и вел делопроизводство от начала до конца.

Для примера проверим двух юристов. Открываем портфолио первого юриста и находим свидетельство на какой-нибудь товарный знак:

Другой пример. В портфолио компании, которая регистрирует товарные знаки, живет логотип «Трансформатора»:

Конечно, я не знаю, что там случилось на самом деле. Но для человека со стороны все это выглядит странно. Представьте, что я подал заявку на регистрацию товарного знака «Эминем», потом ее отозвал — и после этого добавил логотип музыканта себе на сайт, как если бы я с ним работал. Для меня подать заявку — дело одного дня, а какой клиент!

Запомните: в портфолио — только свидетельства, никаких логотипов. В базе Роспатента — зарегистрированный знак с адресом юриста.

Сколько стоит регистрация знака с юристом

В 2018 году профильные юристы по товарным знакам просят 30—40 тысяч рублей за всю регистрацию: это проверка названия, подача заявки и ведение делопроизводства. Пошлина уплачивается отдельно.

в среднем стоят услуги юриста по регистрации товарного знака

Если юрист просит меньше 25 тысяч рублей, здесь что-то не так. Может быть, он раньше этим не занимался и не понимает, сколько впереди работы. А может быть, в предложение не входит какой-то этап работы.

Конечно, бывают сложные ситуации, когда даже опытный юрист не возьмется предсказать сроки и стоимость регистрации. Но это скорее исключение из правил. Обычно все подробности обсуждаются перед заключением договора.

Что спросить у юриста по товарным знакам

Гарантия на регистрацию знака

Как правило, хорошие юристы не гарантируют результат, потому что слишком многое зависит не от них. С товарными знаками случай особый: после проверки названия опытный юрист уже знает, зарегистрируют его или нет.

Конечно, исключения бывают, и где-то в 5% случаев ошибается даже опытный юрист. А еще бывает, что Роспатент выдает странноватые решения. Но в целом отвечать за свою оценку деньгами можно. Юрист не гарантирует результат, но гарантирует, что вернет деньги в случае неудачи.

Ответственные юристы по товарным знакам прямо прописывают гарантию в договоре. Но гарантии тоже бывают разные.

В этом примере нет сроков, поэтому возвращать деньги могут по сто рублей в месяц. Но это не главная проблема. Чтобы вернуть деньги, придется доказать вину исполнителя, то есть юриста. А вины-то и нет: ведь решение принимает эксперт Роспатента. Чтобы клиент получил возврат по такой гарантии, юрист должен допустить какие-то очевидные ошибки, например пропустить срок ответа на запрос эксперта.

Если гарантии нет или она слабая, это еще не значит, что юрист обманщик. Например, есть старые юрфирмы, которые работают с постоянными клиентами и не стараются привлекать новых. Цены у них в два — три раза выше рынка, и гарантию они не дают. Так уж заведено.

Но может быть и так, что у юриста мало опыта или он понимает, что зарегистрировать знак будет сложно. Рисковать своими деньгами он боится, а о сложностях молчит, чтобы не спугнуть клиента. Поэтому финансовая гарантия результата — это все-таки лучшее подтверждение надежности юриста.

Если хороший юрист не находится

Работать удобнее с юристом, который живет где-то рядом: к нему можно всегда прийти в офис и спросить совета. Но это совсем не обязательно.

В 2018 году удаленная работа не проблема: электронный документооборот, почта и мессенджеры позволяют юристу зарегистрировать знак из любого города. А оригиналы документов можно прислать курьером. Поэтому, если в вашем городе не нашлось профильного юриста с гарантией по нормальной цене и с честным портфолио, поищите в других. Возможно, там удастся найти юриста, который все сделает дешевле.

На чем сэкономить при регистрации знака

Зарегистрировать один комбинированный знак вместо графического и словесного. Если у вас есть название и логотип, их можно подать на регистрацию в одной заявке. Комбинированный товарный знак будет защищать их и вместе и по отдельности. Так вы сэкономите 50—60 тысяч на услугах и пошлинах.

Противники комбинированных знаков считают, что они хуже защищают права на интеллектуальную собственность. Скажем, если конкурент позаимствует только название, а логотип нарисует свой, то суд может не признать нарушения. Но судебная практика пока не устоялась, поэтому на практике все зависит от обстоятельств дела и мнения судьи. По моему мнению, если юрист уговаривает зарегистрировать два знака, но вы не понимаете, зачем вам это нужно, то лучше сэкономить.

Зарегистрировать один знак с одним вариантом написания. Если вы используете название на латинице и кириллице, юрист может предложить зарегистрировать по знаку для каждого варианта написания.

Как и в ситуации с графикой и названием, по большому счету это имеет смысл только перед выходом на биржу. Сходство между знаками определяется в том числе по звучанию и смыслу, поэтому один знак защитит название ничуть не хуже, чем два. А бывает, что сходство находят даже в переводе. Например, салон «Маникюр в 4 руки» из начала статьи наказали за сходство со знаком 4hands.

Подать заявку в электронном виде. Так пошлина будет на 30% ниже: 22—23 тысячи вместо 35.

Попросить о скидке. Больное место юристов — клиенты, которые постоянно уходят «на подумать». Причины называют разные: нет времени, директор в отпуске, бухгалтер в командировке. Даже если все срастается, подписание договора затягивается на две — три недели.

Если пообещать сегодня же подписать договор в обмен на скидку, вполне можно выгадать 3—4 тысячи рублей. Юрист понимает, что за сэкономленное время он заработает больше.

Убраться самому или позвать уборщицу?

Что дальше

Если вы зарегистрировали товарный знак, наказание за его использование вам уже не грозит. Но сам себя знак не защитит. Если конкурент вздумает заработать на вашей известности, правду придется искать в суде.

В следующий раз разберемся, как использовать товарный знак для защиты своих прав — и что делать, если знака все-таки еще нет, а претензия от правообладателя уже пришла.

Источник

Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать

Партнер, Патентный поверенный РФ, к.ю.н., LL.M.
Начальник юридического отдела

На протяжении последних пяти-семи лет вдвое возросло число сделок, связанных с залогом прав интеллектуальной собственности. В 2020 году по данным Роспатента было зарегистрировано 140 таких сделок, что довольно много в условиях «мертвого» транзакционного года из-за пандемии. В будущем их станет еще больше, на мой взгляд.

Какие виды залогов существуют, нужно ли регистрировать залоги исключительных прав, можно ли ограничить залогодателя в правах по договору, какие есть риски и как их минимизировать, разберемся по порядку.

Залог прав интеллектуальной собственности и что можно заложить

Залог прав интеллектуальной собственности — это, по сути, «блокирование» объекта интеллектуальной собственности (в том числе, в части его распоряжения) на определенный залоговый период и предоставление преимущественного права на его приобретение кредитором (или реализацию третьему лицу), если должник (как правило, правообладатель) не исполнит свои обязательства по возврату займа.

Очевидно, что банк, когда дает правообладателю деньги, например, на развитие бизнеса, должен подстраховаться и потребовать что-то взамен, если обязательства правообладателя по кредиту, займу не исполняются.

Таким образом, сделка между правообладателем и банком будет состоять из двух основных типов договоров: кредитного и договора о залоге исключительного права. Оба документа должны быть заключены в письменной форме. В отдельных случаях залог исключительного права должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Команда нашей фирмы недавно сопровождала одну интересную обеспечительную сделку с привлечением финансирования от крупного американского фонда по части российского направления. Другому известному бренду (название не раскрывается) электронных сигарет из США потребовались деньги на развитие бизнеса на территории России.

В периметр сделки вошли около 100 объектов интеллектуальной собственности, которым предоставлена правовая охрана в России, включая товарные знаки, доменные имена, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, евразийские патенты и другие объекты интеллектуальной собственности.

Мы провели юридическую проверку всех закладываемых объектов интеллектуальной собственности (правового титула), подготовили соответствующие документы по сделке, в частности, договор залога исключительных прав на товарные знаки и объекты патентного права, для создания серии залогов по российскому праву, обеспечивающих исполнение разных обязательств по кредитному договору. Стоимость всех заложенных исключительных прав не раскрывается.

На «берегу» сделки сторонам необходимо учесть, что не все объекты интеллектуальной собственности (ОИС), равно как и не все соответствующие права, подлежат залогу согласно закону.

На практике, кстати, чаще всего закладываются авторские (исключительные) права на музыкальные произведения, аудиовизуальные, произведения дизайна, программы для ЭВМ, а также права на товарные знаки и промышленные образцы.

В силу специфики правовой природы и возможных проблем при обращении взыскания на заложенные права впоследствии объекты патентного права, такие как изобретения и полезные модели, а также секреты производства (ноу-хау), не пользуются «залоговым спросом» в финансовых сделках.

Зачем банку нужен залог прав интеллектуальной собственности

Очевидно, что банкам в первую очередь нужны деньги. Залог интересен банкам тогда, когда можно будет обратить взыскание на весь бизнес в целом, все имущество и имущественные права должника, в случае неисполнения кредитных обязательств. Залог исключительных прав, принадлежащих стартапу или начинающему игроку рынка, банку интересен мало.

Другое дело, когда компания производственная или имеющая большой объем материальных и нематериальных активов в своем портфеле. В случае невыплаты долга банк может обратить взыскание на недвижимость, ценные бумаги, оборудование, товары в обороте, а также права интеллектуальной собственности, принадлежащие такой компании.

Таким образом, с точки зрения структурирования обеспечения залога, интеллектуальная собственность может быть интересна банкам именно в комплексе с другими объектами, а не в отрыве от них.

Как правило, самой широкой базой материальных и нематериальных активов обладают производственно-технологические компании, фармацевтические, компании нефтегазового сектора, крупные ИТ-разработчики и телекоммуникационные компании.

Какие виды залогов существуют

Совсем не обязательно закладывать исключительное право в полном объеме. И совсем не обязательно закладывать сами ОИС. Существуют различные схемы и виды залогов, в частности:

Все эти виды залоговых отношений имеют свои особенности и специфику, а их условия должны отражаться в соответствующем договоре о залоге. Залог в силу закона для сферы интеллектуальной собственности не применим. Как отмечено выше, он возникает на основании договора (письменного соглашения сторон).

Кстати, регистрируется в Роспатенте только «классический залог», когда закладывается исключительное право в полном объеме и только в отношении зарегистрированного ОИС (например, объекты патентного права, товарные знаки). Срок регистрации обычно составляет около двух месяцев, если не выносится запрос (уведомление) Роспатента. Стоимость зависит от предмета залога, количества ОИС и гонораров патентных поверенных и юристов, обслуживающих сделку.

Можно ли ограничить залогодателя в правах по договору залога

Ограничения прав залогодателя допустимы и тоже прописываются в договоре залога. Как правило, в течение срока действия договора залогодатель имеет право без согласия залогодержателя использовать заложенный ОИС в гражданском обороте, что «подстегивает» стоимость исключительного права.

Что касается возможности распоряжения правом, то, как правило, залогодатель лишается его без согласия залогодержателя. Залогодержатель должен контролировать процесс распоряжения заложенным правом.

Более того, отчуждение исключительных прав, находящихся в залоге, запрещено по закону и по умолчанию. Это вполне объяснимо: если правообладатель передаст исключительное право третьему лицу в период залога, то предмет договора «пропадает», а кредит становится необеспеченным. Роспатент, кстати, не зарегистрирует отчуждение права без согласия кредитора и в период залога, если такое согласие предусмотрено договором.

Какие есть риски и проблемы при залоге прав интеллектуальной собственности

Согласно нашей практике, когда сделка уже состоялась или во время процедуры обращения взыскания (реализации) заложенного права, у банка могут возникнуть следующие проблемы:

1. Трудности реализации заложенных прав при обращении взыскания.

В частности, если кредитор решит реализовать предмет залога с торгов, ему нужно будет найти покупателя. Но сделать это не так просто, если, например, кредитор обращает взыскание на заложенные исключительные права в отрыве от другого имущества и имущественных прав.

2. Обесценивание предмета залога.

С экономической точки зрения стоимость заложенного права, например, на изобретение или полезную модель уменьшается вместе с появлением на рынке новых, улучшенных, запатентованных технологий и объектов патентного права. Это особенно ярко отражено в IT-сфере и смежных отраслях.

3. Невозможность реализации заложенных прав на товарные знаки со схожими обозначениями или в отношении однородных товаров (услуг).

Важно помнить, что Роспатент может отказать в регистрации перехода права на товарный знак, если он «вхож» в серию товарных знаков, часть из которых остается у правообладателя незаложенной. При отказе в государственной регистрации Роспатент может сослаться на возможное введение потребителей в заблуждение.

Кстати, похожая ситуация может произойти, если у правообладателя имеется фирменное наименования, сходное до степени смешения с заложенным товарным знаком, или право на товарный знак закладывается частично (то есть в отношении однородных товаров или услуг тем, которые остаются у правообладателя).

4. Утрата предмета залога.

Например, отказ правообладателя от права на товарный знак или разглашение конфиденциальных сведений, составляющих предмет ноу-хау. В этих случаях предмет залога утрачивается и кредитная сделка становится необеспеченной. В такой ситуации банк не застрахован от неисполнения кредитных обязательств должником.

5. «Непрозрачность» предмета залога и залоговой сделки.

Речь может идти об авторских или смежных правах, которые можно заложить и заложить, например, дважды «взамен» на два кредита, выданных двумя разными банками, в обход всех условий и правил о последующем залоге, предусмотренных законом.

Очевидно, что второй банк уже не будет удовлетворен стоимостью заложенного (исключительного) права преимущественно перед первым банком и в случае неисполнения кредитных обязательств правообладателем, поскольку первый банк может реализовать свое (преимущественное) право к этому моменту и оставить предмет залога себе или передать третьему лицу. Соответственно, для второго банка такой залог просто не имеет смысла изначально, поскольку он не реализуем.

Некоторые описанные выше риски можно минимизировать через соответствующие обязательства (условия), которые следует сразу прописать в договоре. Между тем, некоторые моменты остаются не решаемыми в принципе, поэтому лучше отказаться от структурирования финансовой сделки через залог соответствующих прав интеллектуальной собственности или обеспечить такую сделку иным способом. Поэтому оценивать риски и структурировать сделку нужно в каждой конкретной ситуации.

В этой связи рекомендуется финансовым юристам, юристам в сфере IP и патентным поверенным работать вместе одной командой, чтобы дать бизнесу/банку/руководству четкие рекомендации по эффективному обеспечению кредитной сделки.

На перспективу

Несмотря на возможные риски и проблемы, востребованность кредитов под залог прав интеллектуальной собственности есть. Как следует из годового отчета Роспатента за 2020 год, численность таких сделок ежегодно растет.

В связи с кризисом из-за пандемии и определенными экономическими трудностями, данный обеспечительный инструмент в ближайшее время станет более популярным при совершении кредитных сделок.

Интеллектуальная собственность — очень важный, конкурентоспособный и экономически привлекательный нематериальный актив, среди прочего имущества и имущественных прав компаний. Банки обращают и будут обращать на него более пристальное внимание в будущем.

Напомним, что в марте этого года Минэкономразвития предложило Центробанку повысить «статус» ОИС для банков и кредитных организаций. Сегодня такие объекты классифицируются ЦБ РФ как активы «низкого качества» с высокими кредитными рисками. Теперь же их предлагается отнести к залогу второй категории качества, которая предполагает умеренный кредитный риск и невысокую вероятность финансовых потерь банка.

Источник