договор на использование коммерческого обозначения
Договор на использование коммерческого обозначения
ГК РФ Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1539 ГК РФ
1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.
3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.
4. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.
Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.
5. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656) или договором коммерческой концессии (статья 1027).
Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение
Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение
ГАРАНТ:
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в пункт 1 статьи 1539 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.
1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
2. Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.
3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.
4. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.
Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.
5. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656) или договором коммерческой концессии (статья 1027).
Можно ли защитить название бизнеса ИП без регистрации товарного знака
🦸 Индивидуальные предприниматели дают название своему бизнесу, чтобы клиенты их узнавали. К примеру, ИП Иванова продаёт одежду в Шоуруме «Гирлянда». Покупатели не в курсе, кто такая Иванова, они ходят в Шоурум «Гирлянда».
Шоурум «Гирлянда» — это коммерческое обозначение бизнеса ИП Ивановой.
Формально коммерческое обозначение находится под защитой авторского права. Даже когда предприниматель не регистрировал товарный знак. Но в суровой реальности запретить конкурентам торговать под вывеской «Гирлянда» можно только, если магазин мегараскручен в своём городе.
Когда у коммерческого обозначения появляется сила
Коммерческое обозначение — это название или логотип, под которым индивидуальный предприниматель продаёт клиентам свои товары или услуги. Для контрагентов и налоговой предприниматель остаётся ИП ФИО. Так можно по ст. 1538 ГК РФ.
Предприниматель из нашего примера числится в налоговой как ИП Иванова. Договоры аренды и поставки она заключает от этого имени. Название магазина Шоурум «Гирлянда» написано на вывеске, в инстаграме и показывается в контекстной рекламе. Сочетания слов Шоурум «Гирлянда» нет в листе записи Единого госреестра индивидуальных предпринимателей и в договорах с контрагентами.
Коммерческое обозначение нужно, чтобы выделиться среди других предпринимателей в своей сфере. Вывесок «Одежда» в городе десятки. А Шоурум «Гирлянда» один. При этом ИП может работать только под одним коммерческим обозначением.
Застолбить название Шоурум «Гирлянда» ИП Иванова может, только если магазин известен в своём городе. Грубо говоря, когда название стало местным брендом. Тогда конкуренты не смогут открывать новые магазины с таким же или похожим названием. У ИП появляется исключительное право на коммерческое обозначение — ст. 1539 ГК РФ.
Пока коммерческое обозначение не узнаётся клиентами на уровне «А, Гирлянда, это магазин с крутыми пуховиками на углу улицы Ленина», закон не защищает от конкурентов. И проблема в том, что доказать в споре известность названия очень сложно.
В России нет никаких реестров, куда можно внести коммерческое обозначение, застолбить его и успокоиться. Это подтвердил Роспатент в Письме от 30.01.2009 г.
С товарным знаком всё наоборот. Его владелец застолбил название и логотип. Роспатент проверил бренд на уникальность и выдал свидетельство на товарный знак. Теперь конкуренты не могут использовать чужое название. За кражу товарного знака владелец взыщет компенсацию до 5 000 000 ₽. И никакую известность в своём городе доказывать не надо.
Если название не использовать непрерывно больше года, оно аннулируется. Конкуренты могут забирать его себе — ст. 1540 ГК РФ.
Что делать, если коммерческое обозначение копируют конкуренты
Конкурентам нельзя копировать чужое название и стилизовать своё под чужое, чтобы переманить клиентов. Под известным брендом вправе работать только предприниматель, который начал первым.
Тут у предпринимателя есть два инструмента:
— через арбитражный суд запретить конкуренту использовать название или логотип на территории города и взыскать убытки в виде прибыли от потерянных клиентов по ст. 1252 ГК РФ;
— пожаловаться в антимонопольную службу, чтобы они оштрафовали конкурента за недобросовестную конкуренцию по ст. 14.33 КоАП РФ.
Особый случай — когда конкурент подсуетился и зарегистрировал товарный знак по вашему названию. Охрану товарного знака отменяют через заявление в Роспатент по ст. 1512 ГК РФ.
Но госорганы защитят коммерческое обозначение, только если предприниматель подтвердит следующее.
Название выделяется среди остальных в той же сфере. То есть название уникальное, а не общеупотребительное. «Магазин одежды», «Комиссионный магазин» или «Шоурум» — не выделяет предпринимателя среди других в сфере торговли текстилем. Шоурум «Гирлянда» — делает магазин индивидуальным.
Предприниматель начал работать под коммерческим обозначением раньше конкурентов. Чтобы это доказать, показывают договоры на монтаж вывески, рекламу бренда, оказания услуг клиентам — с датами.
Название конкурента такое же или его можно спутать с оригиналом. Если конкуренты стилизуют вывеску под известный Шоурум «Гирлянда», будет считаться, что они специально путают покупателей. Совпадение или сходство судьи определяют на глазок, без экспертов.
Название известно в городе. Предпринимателю придётся доказать, что название Шоурум «Гирлянда» ассоциируется у покупателей именно с его магазином. Но надёжных доказательств нет. Можно показать каталоги 2ГИС или Яндекс.Услуги, куда включены названия. Ещё — принести претензии клиентов на возврат товаров, купленных у конкурентов, но отправленных в оригинальный магазин. Как вариант — можно заказать соцопрос узнаваемости бренда, но это дорого.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Предпринимателям редко удаётся отвоевать коммерческое обозначение. Доказать локальную известность трудно. Если готовы к борьбе, ищите юриста с опытом. А мы подбодрим кейсом победителя.
ИП Латыпов оказывал услуги по регистрации фирм и ипэшек в Казани с 2002 года. С клиентами работал под названием «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ».
ИП Русских открылся в Казани в 2005 году. И тоже стал оказывать услуги регистрации. Бизнесу дал название «Экспресс Регистрация».
Латыпов подал в суд на Русских и потребовал запретить использовать своё коммерческое обозначение.
Суд признал название Латыпова уникальным. «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» выделяется среди услуг подготовки документов для налоговой. А название «Экспресс Регистрация» — его копия. Тут проблем не возникло.
Латыпов доказал, что начал работать под спорной маркой на три года раньше Русских. Показал суду договор от 2002 года на изготовление печати с оттиском «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ». Плюс договоры и акты с клиентами на регистрацию фирм и физлиц в качестве ИП. На договорах Латыпова стояла фирменная печать. Ещё принёс договор от 2005 года на монтаж вывески.
Известность в Казани Латыпов доказал рекламой в справочнике «Толковые жёлтые страницы».
Кражу бренда доказал рекламной листовкой Русских.
Суд признал, что у Латыпова есть исключительное право на коммерческое обозначение «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ». И запретил Русских использовать его на территории Казани на вывесках, бланках и в рекламе — дело № А65-17472/2010.
Статья актуальна на 17.03.2021
Получайте новости и обновления Эльбы
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур
Как доказать права на коммерческое обозначение, если осуществляешь деятельность Интернет магазина
Как и для индивидуализации обычных магазинов, так и для индивидуализации Интернет магазинов могут использоваться различные обозначения (словесные, комбинированные, изобразительные), с помощью которых продавцы стремятся привлечь внимание покупателей и выделиться среди конкурентов. Данные обозначения размещаются непосредственно на сайтах в виде, так называемых, логотипов или если в обозначении есть словесный элемент, то такой элемент может входить в состав доменного имени.
При этом не все хозяйствующие субъекты регистрируют данные обозначения в качестве товарных знаков, в связи с чем встает вопрос, касающийся того, каким образом лицо, использующее, так называемый, логотип, может защитить свои права, в том случае если конкуренты начнут использовать тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородной деятельности.
Применительно к обозначениям, которые не зарегистрированы в качестве товарного знака или не являются фирменными наименованиями юридического лица, и используются лицами, осуществляющими коммерческую деятельность, законодателем введено понятие – коммерческое обозначение.
В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) коммерческим обозначениям на территории Российской Федерации предоставляется правовая охрана.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Согласнопункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
Кроме того, в пункте 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).
Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).
Таким образом, права на коммерческое обозначение возникают у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и подлежат охране при выполнении следующих условий:
— обозначение обладает достаточными различительными признаками;
— его употребление является известным в пределах определенной территории;
— использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.
При этом в пункте 178 Постановления № 10 указано, что по смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.
Стоит отметить, что до введения в действие в 2008 году части четвертой ГК РФ, коммерческое обозначение упоминалось только в главе 54 ГК РФ, посвященной регулированию договора коммерческой концессии.
Так, в статье 1027 ГК РФ (в редакции от 26.01.1996) указано, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.
При этом до введения в действие части Кодекса, регулирующей отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности, законодатель не давал определения тому, что является коммерческим обозначением, каким оно может быть, и каким образом оно охраняется.
Сделав небольшой экскурс в историю возникновения в российском законодательстве коммерческого обозначения, как самостоятельного средства индивидуализации, я хотел бы вернуться к теме статьи.
Например, индивидуальный предприниматель осуществляет свою коммерческую деятельность посредством продажи одежды через Интернет магазин.
Для индивидуализации Интернет магазина использует комбинированное обозначение, обладающее достаточными различительными признаками, не зарегистрированное в качестве товарного знака. Кроме того, словесный элемент комбинированного обозначения используется в качестве доменного имени, которое адресует к Интернет магазину.
При этом у предпринимателя нет как такового имущественного комплекса в виде офиса или склада, поскольку он ведет свою деятельность из дома, принимая заказы, приобретая заказанные товары у поставщиков и, направляя их клиентам курьерской службой.
В какой-то момент предприниматель выясняет, что появился конкурент, который скопировал данное обозначение, использует его при осуществлении однородной деятельности на своем Интернет ресурсе.
В данной связи возникает вопрос, каким образом предпринимателю защитить свое право на используемое им обозначение, при условии, что оно не зарегистрировано в качестве товарного знака.
Как следует из общего правила, связанного с рассмотрением дел о защите прав интеллектуальной собственности, на истце лежит бремя доказывания наличия исключительного права на объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, а также факт его незаконного использования ответчиком.
Если говорить о доказательствах факта незаконного использования, то с ними все достаточно ясно, и к описанной мной ситуации могут быть применимы такие доказательства, как адвокатский запрос, протокол нотариального осмотра сайта, контрольная закупка и иные. Затем истцу нужно будет доказать, что обозначение, использовано ответчиком в отношении однородной с истцом деятельности, а также сходно до степени смешения с обозначением, в защиту прав на которое обратился истец.
Однако в отношении коммерческого обозначения не такая уж простая задача доказать наличие у истца исключительного права на него, и вот почему.
Для того, чтобы доказать факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение истцом должны быть представлены доказательства наличия достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории, а также факт использования истцом данного обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ).
Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначений для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.
Как мы видим перечень обстоятельств, которые должен доказать истец в части наличия у него исключительного права, по данной категории споров достаточно обширный, в отличии от защиты права на товарный знак, где для того, чтобы доказать наличие права достаточно представить суду свидетельство о регистрации прав на товарный знак.
Начнем разбираться по порядку с тем, что нам нужно, чтобы доказать права на коммерческое обозначение:
Казалось бы, все хорошо, но какое предприятие принадлежит истцу? Ведь истец не производит автомобили, не строит самолеты, не занимается деревообработкой, и даже не имеет своего маленького свечного заводика под Самарой, о котором мечтал персонаж романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова – Отец Федор. В глазах рядового обывателя, обычно под предприятием понимается, что-то грандиозное, колоссальное, как минимум Челябинский трубопрокатный завод или Уралвагонзавод.
А что у истца? Всего-то рядовой Интернет-магазин, в котором он сам себе руководитель, бухгалтер, продавец и курьер, а речи о чем-то масштабном и не идет.
Так, что же теперь он не может быть обладателем права на коммерческое обозначение?
Мне, почему-то, сразу вспоминается фраза из культового телефильма «Место встречи изменить нельзя», где главный герой Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого говорит следующую фразу: «Вы что ж думаете товарищ Тараскин. Если он не слесарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране правозащита не гарантирована?».
Для того, чтобы разобраться в вопросе есть ли у индивидуального предпринимателя какое-либо предприятие, для индивидуализации которого он использует свое обозначение, необходимо обратиться к норме Кодекса, в которой дается определение предприятию.
В соответствии с пунктом 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 ГК РФ).
Закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018.
В соответствии с положениями статьи 128 ГК РФ объектами гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя. (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019 № А40-173311/18).
На основании вышеизложенного, учитывая характер, осуществляемой предпринимателем деятельности, можно сделать вывод о том, что истец использует обозначение для индивидуализации своего предприятия, поскольку обладает имущественным правом на доменное имя, у него в ходе совершения сделок по купле/продаже товара возникает право на товары, которыми он торгует, он использует оборудование, к примеру, компьютер.
Таким образом, подводя итог данной статьи, мы приходим к выводу, что право на коммерческое обозначение может возникнуть у любого лица, осуществляющего коммерческую деятельность, вне зависимости от сферы его деятельности и размера организации. Однако по вопросам, связанным с защитой данного права и сбором доказательств, лучше обращаться к профессионалам.
Как сохранить право на товарный знак с помощью коммерческого обозначения?
Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
специально для ГАРАНТ.РУ
Статья 1483 Гражданского кодекса запрещает регистрировать в качестве товарного знака обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее и принадлежащим третьему лицу фирменным наименованием. Однако при подаче заявки специалисты Роспатента названное сходство не проверяют. Следовательно, уже после регистрации владелец фирменного наименования вправе оспорить такой товарный знак. Сохранить права на него поможет коммерческое обозначение, однако при доказывании возникает ряд нюансов.
Что такое коммерческое обозначение, и чем оно отличается от фирменного наименования и товарного знака?
Коммерческое обозначение используется в целях индивидуализации предприятия в целом и не включается в учредительные документы. В свою очередь, фирменное наименование – это зарегистрированное название организации, которое содержится в учредительных документах, а товарный знак – это обозначение, используемое для индивидуализации товаров и услуг, а не самой организации.
Поскольку коммерческое обозначение, в отличие от фирменного наименования и товарного знака, регистрации не подлежит, то факт наличия исключительного права на него может быть установлен только на основании документов, подтверждающих фактическое использование.
Как и почему коммерческое обозначение может помочь сохранить права на товарный знак?
Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации являются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет то из них, исключительное право на которое возникло ранее. Таким образом, если правообладатель докажет, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, оно будет иметь преимущество перед фирменным наименованием.
Основная задача правообладателя при доказывании наличия коммерческого обозначения – подтвердить его фактическое использование. Это можно сделать, предоставив ряд документов. Например:
В 2017 году, рассматривая одно из дел, Палата по патентным спорам встала на сторону правообладателя товарного знака и сохранила его обозначение, благодаря наличию коммерческого обозначения (решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 апреля 2017 г. по заявке № 2015704305). По мнению заявителя, данный товарный знак был сходен до степени смешения с его фирменным наименованием, что и послужило причиной оспаривания. В процессе было установлено, что правообладатель товарного знака начал использовать обозначение «STARFOODS» для индивидуализации своей деятельности в 2011 году, а фирменное наименование заявителя было зарегистрировано только в 2013 году. Таким образом, для того, чтобы сохранить свое право на товарный знак, предпринимателю необходимо было доказать, что использование спорного обозначения началось и стало известным на определенной территории ранее даты регистрации фирменного наименования оппонента. В подтверждение своей позиции правообладатель предоставил договоры аренды, поставки, в которых фигурировало обозначение, договоры на создание и разработку логотипа, рекламные материалы, образцы товаров и другие материалы. В результате коллегия пришла к выводу о наличии оснований для оставления в силе правовой охраны товарного знака.
Какие сложности могут возникнуть при доказывании наличия права на коммерческое обозначение?
Определение момента возникновения права на коммерческое обозначение. Поскольку коммерческое обозначение не подлежит регистрации, на практике много споров возникает в отношении того, в какой момент возникло право на него. Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 26 марта 2009 г. № 5/29 разъяснил, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Однако в действительности определить и зафиксировать, когда обозначение фактически начало использоваться, представляется проблемным вопросом.
Определение степени известности обозначения на определенной территории. В соответствии с позицией СИП, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-81/2017, подтверждением известности обозначения могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, а также результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории. В рассматриваемом деле истец обжаловал решение Роспатента, которым была прекращена правовая охрана для его товарного знака на основании ранее возникшего коммерческого обозначения у другого лица. Суд оценил отраженные в решении доводы Роспатента и пришел к выводу, что коммерческое обозначение у третьего лица не возникло, и восстановил правовую охрану для товарного знака. Кроме того, было установлено, что само по себе наличие двух магазинов по двум адресам, равно как и изготовление рекламных листовок и визиток в отсутствие доказательств их распространения среди потребителей, не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.
Важным обстоятельством является и то, что факт наличия коммерческого обозначения должен быть подтвержден при первичном оспаривании в Роспатенте. Если на этом этапе обстоятельства, связанные с наличием средства индивидуализации, не будут установлены, то правообладатель лишится права ссылаться на это в суде. В качестве показательного примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. по делу № СИП-257/2017. ИП в 2016 году зарегистрировал товарный знак «ЛЕОЛ», который в последствии был оспорен ООО «ЛеОЛ» на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием. При этом право на фирменное наименование возникло у организации в 2003 году. В суде предприниматель попытался вернуть правовую охрану своему товарному знаку, приводя в качестве аргумента факт наличия у него коммерческого обозначения, начиная с 1997 года. СИП отметил, что Роспатентом при рассмотрении возражения не были установлены обстоятельства, связанные с наличием у ИП прав на коммерческое обозначение, а в компетенцию суда установление данных обстоятельств не входит.
Таким образом, для того, чтобы сохранить права на товарный знак в случае его оспаривания, можно воспользоваться приоритетом коммерческого обозначения. Однако для этого необходимо доказать, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем право на фирменное наименование. Поскольку критерии для определения наличия права на коммерческое обозначение носят оценочный характер и не имеют законодательного урегулирования, подготовка доказательственной базы потребует скрупулезной работы профессионалов.