договор с правообладателем товарного знака
Любое использование известного логотипа возможно только по договору с правообладателем
Продажа товаров с нанесенным логотипом, право на который зарегистрировано на другое лицо, приведет к взысканию с продавца компенсации в пользу правообладателя. Это справедливо, если товарный знак используется без заключенного договора.
Россия входит в число участников Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891. Это означает, что товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с этим соглашением, охраняются на территории России так же, как если бы они были зарегистрированы в РФ. Лицо, на которое зарегистрирован товарный знак (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению, включая право распоряжаться правом на товарный знак. Правообладатель может разрешать или запрещать другим лицам использовать свой товарный знак. Использование товарного знака без разрешения правообладателя прямо запрещено законом.
Суд взыскал с продавца в пользу правообладателя товарного знака 40 000 рублей за продажу пластикового пакета, на котором было изображение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «PEPPA PIG». Продавец оспорил это решение, но проиграл. В постановлении от 16.07.2020 № 07АП-3689/2020 Седьмой арбитражный апелляционный суд признал, что наказание было наложено правомерно. Прежде чем продавать товар, содержащий товарный знак, продавцу следовало получить соответствующее разрешение у его правообладателя, заключив с ним договор. Без договора продавец нарушил исключительное право правообладателя, чем нанес ему ущерб.
Источник: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2020 N 07АП-3689/2020 по делу N А27-1686/2020
Чем для каждого продавца опасен товарный знак: какие документы запросить у поставщика
При выборе товара в любой магазине мы всегда обращаем внимание на его красочную упаковку. В детских магазинах это товар, на котором изображен мультяшный персонаж, герой книги или фильма. В иных магазинах практически все товары также имеют узнаваемые товарные знаки. И у всех этих объектов есть правообладатель — автор или другое лицо, которому принадлежит исключительное право на произведение или товарный знак.
Все об этом знают, но мало кто задумывается о получении полного пакета документов от поставщика при продаже товаров отмеченных товарным знаком. Ведь часто случается, что производитель таких товаров разрешения на использование произведения или товарного знака у правообладателя не получил. То есть товар является контрафактным.
Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена Гражданским Кодексом РФ (ст. 1515).
В это трудно поверить, но именно к владельцу магазина, а не к производителю чаще обращается правообладатель с требованием возместить убытки или выплатить денежную компенсацию за нарушение своих прав.
При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если вы нарушили авторские права на 5 объектов авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 5.
Суды отмечают, что при покупке товара в целях последующей реализации ответчик должен предвидеть последствия использования чужого товарного знака, приобретая товар, маркированный спорным товарным знаком с целью его последующей реализации, ответчик должен затребовать у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре.
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Доказывается неправомерное использование товарного знака очень легко.
Пример из Постановления суда по делу от 28 апреля 2018 года № С01-209/2018:
«…. 11.09.2016 в магазине «Сказка», расположенном по адресу: Севастополь, пр. Победы, д. 1А, в котором осуществляет деятельность предприниматель, был приобретен набор игрушек «Барбоскины», на упаковке которого присутствовали изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 464535, № 465517, № 472069, № 472182, № 472183, № 472184, № 464536, № 485545.
В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: чек от 11.09.2016, в котором содержатся сведения об уплаченной за товар денежной сумме, сведения о товаре, адрес магазина, данные о продавце (копия данного чека представлена в дело в качестве доказательства); приобретенный товар; фотографии данного товара; DVD-диск, зафиксировавший факт реализации контрафактного товара…».
Предпринимателя оштрафовали на 80 000 руб. за набор игрушек стоимостью 380 руб.
Причем суды особо отмечают, что компенсация может взыскиваться с продавца контрафакта за каждый случай незаконного использования изображения как самостоятельного товарного знака! То есть если на одной закладке изображено три персонажа мультика, каждый из которых является товарным знаком, то допущено три нарушения.
Как себя обезопасить
Например, свидетельство на товарный знак, в котором производитель или поставщик указан в качестве правообладателя, или лицензионный договор, по которому производителю предоставлено право использования произведения при производстве продукции.
Но, к сожалению, эти правила трудновыполнимы, поэтому практически ни один магазин не может исключить вероятность попадания на свои прилавки контрафакта. Правильно указывайте условия ответственности сторон при заключения договора с поставщиком.
Вариант условия договора
Также надо урегулировать, за чей счет будет выплачиваться компенсация правообладателю (будут возмещаться ему убытки), если купленный вами товар окажется контрафактным. Цель — переложить на поставщика бремя ваших убытков, возникших по его вине.
В этой статье рассмотрели только административную ответственность, а есть еще уголовная ответственность и есть особенности при учете в целях налогообложения.
Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?
ВОПРОС
Компания А является правообладателем товарного знака, под которым выпускает товары бытовой химии. Компания Б оказывает услуги по рекламированию, продвижению товара компании А путем рекламирования товара в каталогах, СМИ, ТВ.
Необходимо ли заключать лицензионный договор между компанией А и компанией Б на передачу исключительного права на товарный знак?
Как можно избежать заключения лицензионного договора, но при этом использовать товарный знак другого лица при поставке, перевозке, оказании услуг?
ОТВЕТ
Согласно законодательству, отдельным правомочием, входящим в понятие исключительного права на товарный знак, является размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Однако в указанном случае рекламируется товар правообладателя товара по договору с таким правообладателем, то есть, согласие правообладателя на такое использование товарного знака подразумевается изначально. Поэтому нет необходимости заключения лицензионного договора об использовании товарного знака с Компанией Б, однако по решению правообладателя возможность и объем использования товарного знака в рекламе могут быть урегулированы в договоре на оказание рекламных услуг.
Обратите внимание, что передача исключительного права означает, что использовать товарный знак в период действия такого договора сможет только та организация, которой исключительное право передано. Правообладатель также не сохраняет возможности использовать товарный знак до истечения срока действия исключительной лицензии теми способами, которые указаны в договоре
Использование зарегистрированного в РФ товарного знака, принадлежащего другому лицу (правообладателю) в коммерческих целях требует заключения одного из договоров, предусмотренных гражданским законодательством: договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора (исключительная либо неисключительная лицензия), договор коммерческой концессии. Также часто используют непоименованный в российском законодательстве договор франчайзинга.
Однако допускается бездоговорное использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот правообладателем или с согласия правообладателя. Соответственно, при поставке товара, приобретенного на законных основаниях у правообладателя или с его согласия, поставщик, покупатель, перевозчик имеет право в отношении этого товара использовать товарный знак без заключения лицензионного договора. Например, согласно судебной практике законным является бездоговорное размещение товарного знака на вывеске магазина, если в таком магазине продаются оригинальные запчасти производителя, являющегося правообладателем товарного знака.
ОБОСНОВАНИЕ
В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).
Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.
Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).
Согласно статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
На основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).
Из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 N С01-1146/2016 по делу N А57-6183/2016, рассматривавшего аналогичную ситуацию, следует: расположение предпринимателем на здании магазина, в котором он осуществляет торговлю оригинальными запчастями, вывески с изображением тех товарных знаков, которые имеются на продаваемых им запчастях, введенных в гражданский оборот самим правообладателем товарных знаков или с его согласия, не образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку объективная сторона такого правонарушения состоит в использовании товарного знака для контрафактных товаров. Таких действий предприниматель не совершал. Само по себе указание наименования производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь свидетельствует о том, что в этом магазине продаются оригинальные запчасти к автомобилям, производимым третьим лицом.
Использование товарного знака под контролем правообладателя
Однако, пренебрегая использованием, правообладатель несет риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех или части товаров и/или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается заинтересованным лицом в Суд по интеллектуальным права.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается Судом по интеллектуальным правам в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров и/или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет.
Решение Суда по интеллектуальным правам вступает в силу незамедлительно. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Немаловажно, что до подачи искового заявления истцу надлежит соблюсти обязательный досудебный порядок путем направления предложения правообладателю, как это регламентировано пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заинтересованное лицо, которое полагает, что товарный знак не используется в отношении всех или части товаров и/или услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров и/или услуг.
Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
У правообладателя есть два месяца, чтобы предпринять те действия, которые указаны в предложении, и если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
На подачу искового заявления у заинтересованного лица будет только тридцать дней, этот срок ограничен Гражданским кодексом Российской Федерации. Если в течение тридцати дней заинтересованное лицо не подаст исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам, то оно вынуждено будет пройти вся процедуру заново.
По делу о досрочном прекращении правовой охраны в суде и истцу, и ответчику надлежит представить доказательства.
Истец должен обосновать и доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Судебная практика основывается на «широком» подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.
Ответчик – правообладатель товарного знака должен представить доказательства использования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ «Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.»
Законодательство допускает, что товарный знак может использоваться различными лицами, при этом четко определен субъектный состав
По первому лицу – правообладателю, в принципе редко когда возникают вопросы. Основное, на что можно обратить внимание, это ситуация, при которой за предшествующий подаче иску трехлетний период у товарного знака сменилось несколько правообладателей.
Как известно, течение трехлетнего срока не прерывается из-за отчуждения исключительного права новому владельцу. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 по делу № СИП-311/2017) В этой связи, доказательства использования допускается представлять от каждого (одного или нескольких) правообладателей. Главное, чтобы документы подтверждали использование именно в тот период, когда то или иное лицо было правообладателем. При этом нет необходимости в обязательном порядке представлять доказательства от всех правообладателей, достаточно если товарный знак использовался в трехлетний период только одним правообладателем и представлять доказательства от него.
Второй субъект – лицензиат. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает надлежащее использование товарного знака как по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), так и по договору коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ). В этой связи под использованием товарного знака признается использование его не только стороной лицензионного договора (лицензиатом), но и стороной договора коммерческой концессии (пользователем).
При этом необходимо учитывать, что при заключении договора лицензиат берет на себя обязательства обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Третий субъект – это лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя.
На уровне законодательства определенных требований нет. В настоящее время формируется судебная практика и становится более понятно, как в суде доказать, что лицо, использующее товарный знак, и от имени которого представляются доказательства, является лицом, действующим под контролем правообладателя в контексте пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Судебная практика формируется следующим образом и уже сформулированы основные положения для данной категории споров.
Признание факта использования товарного знака под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака или соответствующего договора.
При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в частности, в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-728/2016)
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017)
При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-728/2016)
Контроль со стороны правообладателя может иметь разное содержание в зависимости от способов использования товарного знака. При этом при производстве товара он может выражаться, в частности, в контроле качества товара, объемов производства и реализации и прочее.
Аналогичная позиция содержится в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013 (Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.07.2014 № ВАС-9035/14 отказано в передаче дела № СИП-193/2013 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора данного Постановления), от 26.12.2014 по делу № СИП-140/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 № 300-ЭС15-1462 отказано в передаче дела № СИП-140/2014 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного Постановления) и от 08.06.2016 по делу № СИП-182/2015.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2017 по делу № СИП-638/2016)
Контроль со стороны правообладателя может быть различным для случая, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара (контроль качества товара, объем производства и реализации и проч.), и для случая импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации. В последнем случае необходимость в дополнительном контроле качества и объемов производства товара отсутствует.
Аналогичная позиция высказывалась в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013, от 26.12.2014 по делу № СИП-140/2014, от 23.04.2015 по делу № СИП-192/2014 и от 08.06.2016 по делу № СИП-182/2015.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2016 по делу № СИП-475/2015)
Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу № СИП-662/2016)
Использованием товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ не может быть признано перемещение товаров, маркированных спорным товарным знаком, осуществляемое между аффилированными лицами.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 по делу № СИП-502/2016)
Или может быть признано использованием.
«На основании установленной судом аффилированности указанных лиц, а также вышеупомянутого дистрибьюторского договора суд пришел к выводу о том, что утверждение ответчика, согласно которому реализация внутридермальных имплантатов под спорным обозначением на территории Российской Федерации осуществляется обществом «Алерган СНГ САРЛ» под контролем правообладателя носит непротиворечивый характер.»
(Решение Суда по интеллектуальным правам по 17.10.2018 по делу № СИП-637/2018 оспаривается в кассационной инстанции).
Наиболее распространено использование товарного знака под контролем правообладателя между афиллированными лицами, входящими в холдинг или иную группу лиц. Также зачастую между не связанными между собой корпоративными узами участниками рынка заключатся различные соглашения.
Однако, несмотря на то, как обосновываются и чем доказывается наличие взаимосвязи и/или гражданско-правовых отношений между правообладателем товарного знака и лицом, использующим этот товарный знак, немаловажное значение для принятия судом этого довода является доказать наличие контроля со стороны правообладателя.
В случае, если использование осуществляет лицензиат на основании зарегистрированного лицензионного договора, то доказывать наличие контроля со стороны правообладателя необходимости нет.