доктрина эквивалентов в патентном праве
Доктрина эквивалентов в патентном праве
«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 2 (28), июнь 2020 г., с. 89-94
Теме эквивалентности признаков в технических решениях посвящено много публикаций в периодике и Интернете. Тем не менее в ней осталось много белых пятен и противоречий, особенно в её практическом применении. Такое положение сложилось в первую очередь ввиду отсутствия конкретного нормативного определения понятия «эквивалентный признак», а также методики определения эквивалентности признаков. Само определение введено и использовано в ГК РФ (п. 3. ст. 1358). Может сложиться впечатление, что законодатель отдал в полное распоряжение толкование и практическое использование указанного понятия специалистам по интеллектуальным правам. Однако внимательное рассмотрение этого нормативного положения и строгое его использование вкупе с рекомендациями регламентов Роспатента позволяет получить обоснованные результаты, хотя это исследование исключительно трудоемко.
На практике установление эквивалентности признаков осуществляется специалистами на основании ряда концептуальных положений, каждое из которых представляет собой условие осуществления эквивалентности и/или характеристику эквивалентного признака при его раскрытии. Основная концепция этих положений разработана в США еще в XIX веке и сформулирована как возможность проявления одной сущности технического решения в различных формах и защиты этих форм в целях обеспечения прав патентовладельца [1]. Впоследствии эти положения развивались и в настоящее время используются в большинстве стран с незначительными различиями. Совокупность этих положений принято называть «доктрина эквивалентов». В нашей стране также часто встречается название «теория эквивалентов». На основании этих концептуальных положений определяют эквивалентность признака, т.е. соответствие рассматриваемого (верифицируемого) признака каждому из положений доктрины относительно базового. Таким образом, положения доктрины по факту являются критериями эквивалентности, и, соответственно, использование этих критериев представляет собой определенную методику.
Положения доктрины эквивалентов с незначительными различиями используются в большинстве стран членов ВОИС. В Российской Федерации основы используемой ныне доктрины были заложены еще в СССР и нашли свое отражение в ряде нормативных инструкций, связанных с экспертизой изобретений и выплатой авторских вознаграждений за их использование 5.
В настоящее время по большинству положений доктрины эквивалентов в РФ в процессе ее обсуждения выявился определенный консенсус 7. На этом основании эквивалентными признаками относительно признаков формулы изобретения можно считать признаки, удовлетворяющие следующим критериям.
Заменяющие признаки не изменяют сущности изобретения, т.е. не должно изменяться назначение изобретения.
При замене признаков изобретения эквивалентами признаками (другими техническими элементами/средствами) должен достигаться тот же технический результат.
Заменяющие признаки (технические решения) должны быть известны в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Заменяющие признаки должны быть равноценными заменяемым признакам (взаимозаменяемыми).
В экспертном сообществе по первым трем положениям практически нет разногласий. Несоответствие им по сути делает исходный патент недействительным или изменяет его. Напротив, относительно четвертого положения идет перманентная дискуссия о том, какие признаки считать равноценными, и раскрытие этого критерия приводит к необходимости учета различных условий и особенностей ему соответствия.
В частности, особенностью проявления равноценности признаков является область применения критериев эквивалентности относительно природы заменяющих признаков. Под природой признаков мы здесь понимаем форму их выражения или представления при проведении сравнительного анализа в ходе экспертизы. Это может быть документально оформленное описание признака или реально существующее материальное средство, характеризующееся определенной внешней формой и функциональным назначением (рабочей функцией).
Одной такой областью можно считать использование доктрины эквивалентов для установления эквивалентности признаков при опротестовывании патентов конкурентов (возражение против выдачи патента на изобретение), а также в случае проверки технических решений на патентную чистоту. Как правило, здесь имеет место сравнение уже описанных и документально зафиксированных признаков. Осложнением использования критериев эквивалентности в данном случае может быть выявление эквивалентного признака при другой форме его описания. Решить это поможет раскрытие признаков в описании, графические материалы и примеры осуществления, которые конкретизируют признак. Следует принять во внимание, что в этой области использования доктрины между собой сравнивают документально оформленные существенные признаки, например, признаки независимых пунктов формул изобретения двух технических решений.
Другой областью применения доктрины является ее использование в судебных спорах о нарушении патентных прав. Здесь имеет место сравнение существенных признаков формулы патента с реальными, предположительно эквивалентными техническими средствами, нарушающими патент (в этом случае в приведенных критериях эквивалентности под заменяющим признаком следует понимать заменяющее техническое средство). Такое сравнение осуществляется через описание этого технического средства, которое, как правило, составляется экспертами в случае судебных споров. Следствием часто являются описания тенденциозного характера, выражающие интересы одной из сторон. Техническими приемами таких описаний являются: произвольное выделение существенных признаков, объединение нескольких признаков в один, разделение признаков, представление характеристики или исполнения функции признака в качестве самостоятельного признака и другие. В свою очередь это нередко приводит к попыткам сравнения признаков разного вида и/или функциональности, например, сравнивание конструктивного признака и исполняемой им функции. В ряде случаев при определении эквивалентности технических средств удается использовать их конструкторскую документацию. В данной области применения доктрины в большинстве случаев необходим анализ функционального назначения признаков (функциональный анализ).
Таким образом, в процессе определения эквивалентности признаков часто возникает проблема предварительного определения корректности описания существенных признаков. Это приходится делать не только при описании заменяющих технических средств, но и при сравнении признаков независимых пунктов формул в случае опротестовывания патентов. Определить корректность описания/формулирования существенных признаков можно на основании правил, изложенных в п. 37 Требований к заявке на выдачу патента на изобретение [11]:
«Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:
наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;
параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
среда, выполняющая функцию части устройства».
Рассмотрение этих признаков показывает, что необходимым и достаточным признаком является наличие конструктивно выполненных (оформленных) деталей, частей устройства. Остальных признаков имеются только при наличии этих конструктивно выполненных деталей, поэтому они несут зависимый характер и представляют собой свойства, характеризующие основные признаки или характеристики признаков. Учитывая, что на основании приведенных правил под существенным признаком можно понимать совокупность нескольких деталей, требуется это правило уточнить. В пункте 36 Требований [11] указано, что «признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом». Отсюда следует, что под существенным признаком устройства следует понимать далее неделимую конструктивную группу деталей, которая может влиять на достижение заявленного технического результата. Таким образом, если группа деталей соответствует условию «далее неделимой конструктивной группы», то она вполне может выступать в качестве единого существенного признака. В частности это может быть узлом, приспособлением или конструкцией.
Аналогичные правила сформулированы также для композиций, веществ, способов и других объектов патентования изобретения в п. 38 – 43 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение [11], но в данной статье мы рассматриваем вопросы применения доктрины эквивалентов на примере объекта изобретения «устройство».
На практике в большинстве случаев, особенно в сложных изобретениях, существенные признаки приводят с различными характеристиками, описывающими их исполнение, функциональность и взаимосвязи. Сложное строение признаков соответственно затрудняет установление их эквивалентности. Обычно её устанавливают методом сопоставления и сравнения соответствующих признаков. В случае сложного признака с характеристиками приходится сравнивать не только сам признак, но и его характеристики с соответствующими характеристиками заменяющего признака. В общем случае эквивалентность признака устанавливают по эквивалентности как самого признака, так и всех его характеристик.
На практике выявление существенных, предположительно эквивалентных признаков реального объекта преимущественно осуществляют по аналогии с признаками защищаемого объекта, описанными в формуле. Для случая тождественных технических решений это справедливо и несложно. Но во многих ситуациях заменяющие средства (предполагаемые заменяющие средства) инспектируемого объекта имеют конструктивные отличия, да и само количество технических средств, осуществляющих функцию соответствующего назначения, может быть иным. В таких случаях для выявления существенных, предположительно эквивалентных признаков реального объекта следует проводить функциональный анализ. Для этого сначала следует определить (выделить) группу существенных признаков защищаемого объекта, эквиваленты которых предположительно имеются в инспектируемом объекте. Затем определить их индивидуальное и групповое функциональное назначение. После этого в инспектируемом объекте следует выявить технические средства, обеспечивающие выполнение сходного функционала с соответствующим техническим результатом. Нередко количество конструктивных элементов инспектируемого объекта для выполнения соответствующего функционального назначения отличается от количества существенных признаков по формуле защищаемого объекта. Могут также различаться и функциональные интервалы достигаемых технических результатов. Указанные различия, если они выявлены, не всегда однозначно свидетельствуют о неэквивалентности признаков и технических решений. Для строгого заключения об эквивалентности следует провести анализ существенных признаков и заменяющих технических средств на равноценность с привлечением нормативных положений Роспатента, в первую очередь положений Требований [11].
Мы уже отмечали, что в доктрине эквивалентности в настоящее время разногласие в основном вызывает понятие «равноценность» заменяющих и заменяемых признаков. В литературе приводится ряд определений, раскрывающих понятие, равноценности. Ниже приведем наиболее характерные. Равноценные – это:
«взаимозаменяемые элементы» [3, 7, 8];
«если замена элементов таких технических решений позволяет использовать один и тот же закон природы (принцип, процесс) для достижения одного и того же технического результата» [9];
«признаки, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату…
При определении эквивалентности признаков принимается во внимание взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)….
Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом» [2];
«технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом» [4];
«взаимозаменяемые признаки являются равноценными для указанных целей, если каждый из них находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, обеспечиваемым охраняемым изобретением и достигаемым одним и тем же путем, вне зависимости от наличия причинно-следственной связи заменяющего признака с другим техническим результатом, следующим из особенностей этого признака, за исключением случаев, если замена указанных признаков приводит к синергетическому эффекту или его исключению, либо к возникновению или исключению свойств, определяющих значение объекта, соответствующее только этим свойствам» [12];
Для определения равноценности «…при анализе эквивалентности необходимо определить функцию признака, использованного в запатентованном изобретении, и функцию признака, использованного в Продукте» [10].
Приведенные определения довольно близко характеризуют понятие «равноценность». Различия характеристик заключаются в полноте достижения технического результата, возможном его расширении, а также в путях его достижения. Тем не менее приведенные выше определения можно обобщить и принять соответствие признаков критерию «равноценности» при выполнении следующих условий: выполнение одной и той же работы при осуществлении той же функции, тем же путем с достижением того же результата.
Справедливость этих условий, раскрывающих понятие «равноценность», также следует из нормативных требований единства изобретения, единого (одного и того же) назначения и технического результата, целевой характеристики функционального назначения одного или группы признаков, причинно-следственной связи совокупности существенных признаков и технического результата [11], а именно:
выполнение заменяющими техническими средствами одной и той же работы соответствует требованиям одного и того же (единого) назначения (п. 2, п. 33 (10), п. 35 (1), п. 53(3), Требований [11]);
осуществление той же функции (для заменяющего признака) или достижение такого же технического результата (для технического решения) – соответствует требованиям определенного (единого) технического результата для каждого отдельного изобретения или наличия определенного функционального назначения частей устройства (п. 2, п. 36, п. 36 (7), п. 37 (1), (3), п. 53(3), (8) Требований [11]);
использование заменяющих признаков не придает дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ инспектируемому объекту – если есть дополнительные полезные качества и преимущества, то это уже другое изобретение, т.к. другой технический результат (п. 2, п. 45 (3), п. 53 (3), п. 53(3), (8) Требований [11]);
достижение функционального и/или технического результата тем же путем – если другой путь осуществления технического решения или исполнения функционального назначения частей устройства, то это уже наличие других существенных признаков, другого функционала и соответственно другое изобретение, т.к. изобретение характеризуется определенным набором существенных признаков, осуществление которых приводит к определенному техническому результату (п. 36, п. 37 (1), п. Требований [11]).
Но использование данных нормативных положений не позволяет однозначно определить понятие «равноценность». Не до конца определенными остаются характеристики – «достижение функционального и/или технического результата тем же путем», а также «дополнительные полезные качества или существенные преимущества» достигнутые в техническом результате. Разрешить эти неопределенности преимущественно возможно только в каждом конкретном случае, исследуя причинно-следственную связь между этими характеристиками. Дополнительные полезные качества или существенные преимущества технического результата могут быть только следствием изменения совокупности существенных признаков или их характеристик, что свидетельствует об изменении технического решения. И наоборот: изменение совокупности существенных признаков обычно приводит к каким-либо изменениям технического результата. Строгое установление соответствия конструктивных изменений соответствующим функциональным изменениям, приводящим к изменению технического результата, свидетельствует в пользу самостоятельного технического решения при отсутствии эквивалентных замещений существенных признаков. Такой вывод легче сделать при доказательстве от противного, отталкиваясь от измененного технического результата. В случае прямого доказательства, опираясь на логику от измененных признаков к достигнутому техническому результату, расширяются возможности вариантов подходов к доказательству полноты и расширения его достижения, в том числе и манипуляций.
Приведенные замечания не исчерпывают все возможные практические варианты определения равноценности и соответственно эквивалентности признаков. Например, за границами данного рассмотрения остались случаи установления равноценности при различных путях осуществления технического решения и получения технического результата одинаковой практической значимости.
Приведенные в статье методические замечания апробированы в ходе дополнительной патентно-технической экспертизы по делу о нарушении патентных прав № А56-71544/2015.
Список литературы
1. Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 Howard) 330,(1853).
3. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения. Утверждена Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г.
4. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Госкомизобретений СССР 29 января 1974 г.
5. Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использование изобретения и рационализаторского предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации. Госкомизобретений СССР. М. 1979.
6. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.
7. Джермакян В.Ю.. Что понимать под известностью эквивалентных признаков // Патентный поверенный. 2016. № 2.
9. Гурьянов П.П., Сольц Л.О., Фурман Э.И. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения // Учебное пособие. М. ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. 1971 92 с.
10. Александров Е.Б., Назина Е.Е.. Современные подходы судов к применению доктрины эквивалентов // Москва. Gorodissky. Информационный бюллетень. 2014. № 3 (99).
11. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.
12. Мещеряков В.А.. Доктрина эквивалентов: в поисках методологии // Патентный поверенный. 2019. № 3, 4.
Применение доктрины эквивалентов при рассмотрении патентных споров
«Патенты и лицензии» №5, 2012
Советник, Отдел советников
К спорам, связанным с использованием изобретений и полезных моделей, относятся споры о нарушении патентов на эти объекты, а также о выплате вознаграждения их авторам в процессе установления факта использования.
Кроме того, в ряде стран существует система встречных исков, предусматривающая право ответчика в споре о нарушении патента подать иск о недействительности нарушаемого им патента. Установлены и соответствующие процедуры рассмотрения таких исков. Спор о нарушении патента прекращается, если в результате рассмотрения встречного иска патент признается недействительным. При этом в системе рассмотрения встречных исков создаются условия, когда приводимые сторонами доводы и фактические обстоятельства могут служить не только доказательством, подтверждающим правомерность требований стороны, их приводящей, но и противной стороны. Например, патентообладатель (истец в споре о нарушении патента) приводит доводы и обстоятельства, подтверждающие эквивалентность признаков, а эти доводы и обстоятельства свидетельствуют о непатентоспособности изобретения по этому патенту, что может быть использовано во встречном иске о его недействительности.
Российское законодательство такой системы не предусматривает. Более того, АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, предусматривает возможность приостановления рассмотрения спора в связи с рассмотрением другого спора, от которого зависит судьба первого, только в случаях, когда другой спор рассматривается в судебном, а не в административном порядке.
А что мы имеем в этой части?
Единственное, что предусматривает современное российское законодательство в части определения эквивалентности признаков, это требование их известности. При этом известности не только до приоритета нарушаемого патента, но и после, до даты совершения действий по его нарушению. Впервые это требование было включено в п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ в редакции 2003 г., а затем перенесено в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Вот об этом давайте поразмышляем.
Вначале отметим одно общее обстоятельство. Среди некоторых отечественных специалистов бытует мнение, что доктрина эквивалентов предназначена для компенсации неумения лиц, составляющих заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, грамотно составить формулу изобретения или полезной модели так, чтобы она определяла максимально большой объем прав. При этом даже в случаях, когда составленная заявителем формула изобретения определяет максимально большой объем прав, и он вынужден уточнять (конкретизировать) признаки формулы в связи с выявлением экспертом Роспатента более близкого аналога либо уточнять их по уже выданному патенту в связи с его оспариванием и противопоставлением более близкого аналога, все равно применяется доктрина эквивалентов, которая восстановит уменьшенный объем прав до первоначального максимального объема.
Эта точка зрения порождена отсутствием в нашем законодательстве вышеуказанных ограничений применения доктрины эквивалентов, существующих в развитых странах. Очевидная порочность нашего воззрения на применение доктрины эквивалентов заключается в самообмане, основаном на том, что левой рукой мы изменяем формулу изобретения, понимая, что существующая формула включает и непатентоспособное изобретение, а правой, применяя доктрину эквивалентов, расширяем действие полученного патента, возвращаясь к непатентоспособному изобретению. В этих случаях не только нарушается основополагающий принцип действия исключительного права, удостоверяемого патентом, заключающийся в том, что патент выдается и действует только в отношении патентоспособного изобретения, но и другой фундаментальный принцип: нарушителями патента не могут быть признаны добросовестно изготовляющие и вводящие в гражданский оборот объекты (способы и продукты) хозяйствующие субъекты, которые осуществляли эти действия еще до приоритета запатентованного изобретения. При этом не спасает и право преждепользования. Оно возникает в случае, когда запатентованное изобретение тождественно техническому решению, используемому преждепользователем. Именно термин «тождественные» применен в законе. По этой причине я не разделяю позицию коллег, которые пытаются расширительно истолковать этот термин и распространить его на эквивалентные признаки. Нет и сложившейся судебной практики такого толкования. В указанных случаях, когда применяется доктрина эквивалентов, речь идет именно об эквивалентных признаках.
Целесообразно также учесть и «несимметричность» между правом преждепользования и правом послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ). Несмотря на то, что природа этих прав одинакова, право послепользования сформулировано в отношении использования изобретения без ограничения тождеством между используемым и запатентованным изобретениями. Это означает, что под использованием изобретения следует понимать условия, установленные общим правилом использования (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), то есть с применением доктрины эквивалентов.
Обратите внимание на отечественную практику патентования изобретений. Сплошь и рядом выдаются патенты с формулой изобретения, независимый пункт которой содержит не совокупность существенных признаков изобретения, а детальное описание материального объекта, которое раскрывает пример осуществления изобретения, а не его сущность. По международным стандартам это инвалидный патент, поскольку удостоверяемый им объем прав фактически сводится к конкретному материальному объекту. Но это за границей. У нас же это блестящая форма правовой охраны таких «изобретений». С одной стороны, такое «изобретение» практически невозможно признать непатентоспособным. Опытный эксперт в таких ситуациях, увидев в формуле изобретения хотя бы один «суперконкретный» признак и понимая, что его известность невозможно выявить, не станет вообще проводить информационный поиск (самое трудозатратное действие в процессе экспертизы). Формально отметив в отчете якобы проведенный им поиск по всем необходимым рубрикам МПК и прочие формальные атрибуты, эксперт примет решение о выдаче патента, не беспокоясь за судьбу такого неуязвимого с позиции аннулирования патента. Зато на этапе спора о его нарушении «суперконкретный» и иные подобные ему признаки будут признаны эквивалентными тем, которыми характеризуются контрафактные объекты.
В последние годы массово стали выдаваться патенты с формулой изобретения, в которой признаки выражены в альтернативной форме. При этом ее применяют чуть ли не к каждому признаку формулы. Традиционно, еще с советских времен, отечественные нормативные правовые акты, как и международные стандарты, содержат условие применения альтернативной формы: только тогда, когда невозможно видовые (эквивалентные) признаки (совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату) обобщить родовым понятием. Но, как у нас водится, правило — только для законопослушных.
И что получается?
Если действительность такого патента будет оспорена и будет установлено, что одна или несколько из альтернатив характеризуют непатентоспособные варианты, то патент может быть аннулирован только частично, путем их исключения из формулы. На Западе такой патент резко теряет в объеме прав, сводясь только к конкретным оставшимся в формуле альтернативам, поскольку в этом случае к ним доктрина эквивалентов не применяется. У нас, применив доктрину эквивалентов, мы возвращаем в объем прав и признанные непатентоспособными альтернативы. Именно поэтому российские заявители и патентообладатели охотно идут на любые изменения формулы изобретения, понимая, что потом они будут полностью компенсированы за счет применения доктрины эквивалентов. По этим причинам необходимо воспроизвести мировой опыт ограничения применения доктрины эквивалентов в отечественном законодательстве в случаях, когда независимый пункт формулы изобретения был изменен в процессе экспертизы заявки на изобретение или рассмотрения спора о действительности патента.
Но указанные ограничения не могут решить другую проблему. Она возникает в случаях, когда формула изобретения не изменялась, а применение доктрины эквивалентов свидетельствует о непатентоспособности изобретения по нарушаемому патенту. Такое возможно в ситуации, когда известность эквивалентности признаков возникла (стала общедоступной) ранее приоритета изобретения и эквивалентными являются отличительные от прототипа признаки. Понятно, что несмотря на то, что патент в этой ситуации выдан на непатентоспособное изобретение, необходимо признавать его нарушенным, пока он действует. Указанной выше системы встречных исков наше законодательство не предусматривает, но можно пойти по архаичному пути. Ответчик по иску о нарушении патента подает возражение в Роспатент против выдачи нарушаемого им патента, а процесс рассмотрения иска идет своим чередом, без учета спора о действительности патента. При этом обстоятельства, подтверждающие известность эквивалентности признаков, оцениваются судом одним образом, а Роспатентом — другим. Чтобы этого не происходило, лучше следовать другой процедуре, предусматривающей, что сами суды не будут применять доктрину эквивалентов, если представленные патентообладателем доказательства эквивалентности признаков свидетельствуют о непатентоспособности изобретения по этому патенту.
Именно на этом, не соответствующем мировым правилам воззрении на применение доктрины эквивалентов базируется требование известности эквивалентности после даты приоритета изобретения, но до даты совершения действий, нарушающих патент. То есть, если в формуле изобретения содержатся необоснованно конкретные (несущественные) признаки, в том числе преднамеренно включенные заявителем в формулу, чтобы ему не отказали в выдаче патента, обладатель такого патента может опубликовать после подачи заявки или выдачи патента сведения о том, что несущественные признаки можно заменить без ущерба для достижения изобретением результата и другими равноценными признаками, вплоть до их обобщения в родовое понятие. Эта публикация позволит признать нарушением патента действия третьих лиц по использованию технических решений, отличающихся от запатентованного изобретения признаками, эквивалентность которых стала известной в результате публикации.
Отметим первое следствие из правила об известности эквивалентности после приоритета изобретения. На практике искушенный в патентном праве патентообладатель, подавая иск о нарушении патента, в случае если необходимо доказать эквивалентность признака (признаков), включенного (включенных) в отличительную часть независимого пункта формулы изобретения, не будет приводить в качестве доказательства известности эквивалентности этих признаков сведения, ставшие общедоступными до приоритета изобретения, даже если они есть. Он вынужден приводить только сведения, опубликованные после приоритета, но, естественно, до даты совершения действий, нарушающих патент. Почему? Потому что известность эквивалентности отличительных от прототипа признаков может стать основанием для признания его патента недействительным в связи с тем, что его изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». Эквивалентность признаков означает, что признаки совпадают по выполняемой функции и достигаемому результату, разичаясь по выполнению. Известность эквивалентности признаков — это известность как признака, используемого в объекте ответчика, так и признака формулы изобретения, отличительного от прототипа, а также известность влияния отличительного признака на достигаемый изобретением результат. Если эти обстоятельства известны до приоритета изобретения, они и являются доказательством несоответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Требование известности эквивалентных признаков в основном сводится к обеспечению двуединых условий: с одной стороны, это ограничение возможностей патентообладателя легковесно применять доктрину эквивалентов, приводя декларативные и околонаучные рассуждения об эквивалентности признаков; с другой — это более объективная форма доказательства эквивалентности признаков, не нуждающаяся в проведении, как правило, сложного анализа технической сущности изобретения и используемого объекта техники.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности этого требования. Но распространение этого требования за пределы приоритета изобретения исключает его смысл. Бремя доказывания известности эквивалентности признаков, как и доказывания любых обстоятельств, положенных в основу исковых требований, лежит на истце. Возможность использования известности эквивалентности признаков после приоритета изобретения освобождает патентообладателя от необходимости доказательства известности их эквивалентности до приоритета изобретения. Если бы такой возможности у патентообладателя не было, он в случае отсутствия сведений об известности эквивалентности признаков до приоритета изобретения не имел бы права требовать признания его патента нарушенным. В этом и заключается смысл ограничения прав патентообладателя на применение доктрины эквивалентов.
В случае известности эквивалентности признаков до приоритета изобретения, свидетельствующей о непатентоспособности изобретения, патентообладатель вынужден решить для себя вопрос: подать иск, доказывая известность эквивалентности признаков до приоритета изобретения, рискуя тем, что эти доказательства будут использованы в качестве основания для аннулирования патента, либо отказаться от подачи иска? Справедливость такого положения очевидна. Сам патентообладатель понимает, что патент выдан ему ошибочно, поскольку он располагает опубликованными сведениями об известности признаков независимого пункта формулы изобретения, отличительных от прототипа, и известности их влияния на результат, достигаемый изобретением. Поэтому возбуждать спор о нарушении патента лицом, которое использует такой объект, отличающийся от его изобретения эквивалентными признаками, в качестве которых выступают отличительные от прототипа признаки, будет означать и передачу этой информации конкуренту, который сможет использовать ее в качестве доказательства непатентоспособности изобретения, оспорив действительность патента. Такой инвалидный патент может пригодиться его патентообладателю только в ситуации, когда используемые третьими лицами объекты характеризуются признаками, идентичными признакам независимого пункта формулы изобретения, либо эквивалентными признакам ограничительной части формулы изобретения(совпадающими с прототипом). При этом в обоих случаях сведения о применяемых объектах не должны быть опубликованными (общедоступными).
Указанные обстоятельства подтверждают необходимость вернуться к известности эквивалентности признаков как обязательному условию применения доктрины эквивалентов, но только до приоритета изобретения. При этом необходимо уточнить понятие «известность». В действующей редакции ГК РФ применительно к эквивалентности признаков оно оторвано от предшествующего уровня техники, то есть не ограничено тем, что известность должна подтверждаться раскрытием сведений из общедоступных источников информации. Эта оторванность может стать причиной неединообразного применения судами доктрины эквивалентов. Так сейчас бывает.
Подпункт 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ предусматривает так называемую косвенную правовую охрану продуктов. Предусматривает ли ГК РФ применение доктрины эквивалентов в таких случаях? Ответить на этот вопрос исходя из положений ГК РФ непросто. Судебная практика незначительна.
Когда же в таких случаях нецелесообразно применять доктрину эквивалентов?
При прямом нарушении патента объектами сравнения выступают охраняемый патентом объект (способ или продукт) и используемый материальный объект. В косвенной охране четыре сравниваемых объекта: охраняемый патентом способ, материальный объект в виде продукта (устройство, изделие), полученного этим способом, а также материальный объект, изготовляемый ответчиком, и способ, с помощью которого он получил продукт. При этом вначале на идентичность сравнивают два материальных продукта. Возникает вопрос: необходимо определять идентичность в каком объеме признаков, характеризующих эти материальные объекты? Этот объем ничем не регламентирован и в мере определяется выяснением того, что должен представлять собой материальный объект, полученный запатентованным способом, с учетом описания изобретения к патенту, а также материальный объект ответчика, раскрытый в технической документации (если она имеется) или вытекающий из примененного ответчиком способа его получения, либо, если это возможно, с учетом исследования самого материального объекта лабораторным или иным путем.
Если патентообладателю удастся доказать идентичность материальных объектов, далее ему необходимо доказать, что в способе, который применял ответчик для изготовления своего продукта, использовано запатентованное изобретение. При этом, если продукт является новым, то бремя доказывания использования запатентованного способа в способе ответчика возлагается на ответчика. Понятно, что в сравнении при определении идентичности продуктов может произойти произвольное расширение признаков независимого пункта формулы изобретения. Если еще применять и доктрину эквивалентов к признакам формулы изобретения при сравнении запатентованного и применяемого способов, то это еще больше расширит границы неопределенности в отношении сравниваемых продуктов. Поэтому представляется целесообразным внести в ГК РФ изменения, исключающие применение доктрины эквивалентов в отношении косвенной правовой охраны продуктов.
Затронув специфику косвенной правовой охраны, отмечу еще одну проблему. Речь идет о нарушении патента на способ действиями, относящимися к устройству, при функционировании которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ (подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Итак, патент выдан на способ, но действия, которые признаются нарушением патента, законом отнесены не к действиям по осуществлению способа, как это установлено общим положением о нарушении патента на способ (подпункт 4 п. 2 ст. 1358), а к действиям, которые совершаются в отношении устройства (подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ: «совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства»). Но при этом установлено, что функционирование (эксплуатация) устройства должно автоматически осуществлять запатентованный способ.
Давайте порассуждаем о действиях с устройством, предусмотренных подпунктом 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ. К ним, в частности, относятся: ввоз на территорию Российской Федерации устройства, его изготовление, хранение для продажи, предложение к продаже, продажа. Является очевидным фактом, что все перечисленные действия не означают фактического осуществления способа, которое может произвести это устройство, поскольку оно при выполнении этих действий не функционирует (не эксплуатируется). Но как только устройство будет приведено в действие по заданному назначению, оно будет осуществлять способ, в том числе и запатентованный, если оно для этого предназначено. Когда начнется осуществление способа (начнется функционирование устройства), патентообладатель может предъявить иск о нарушении патента на общих основаниях: незаконно осуществляется его способ.
А может ли патентообладатель предъявить претензию в ситуации, когда устройство установлено на рабочем месте, но еще не эксплуатируется (а при его функционировании будет осуществляться запатентованный способ)? Думаю, может: в виде пресечения действий, создающих угрозу нарушения патента (п. 1 ст. 1251 ГК РФ). Судебная практика подтверждает правомерность применения такой формы защиты исключительных прав в аналогичных случаях. Но тогда возникает вопрос: почему ввоз устройства на территорию Российской Федерации, его изготовление, хранение для продажи, предложение к продаже, продажа, которые не предусматривают его эксплуатацию, а следовательно, осуществление способа, подпунктом 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ отнесены к действиям по осуществлению способа и по этой причине — к нарушению патента? Представляется, что это недоразумение. Логичным и адекватно соответствующим положениям ГК РФ в их системном применении является отнесение указанных и иных действий, совершаемых в отношении устройства, не означающих его эксплуатацию, к угрозе нарушения патента, а не к его нарушению.
Особое место в применении доктрины эквивалентов занимают полезные модели. Специфическое требование новизны полезной модели, которое отнесено к совокупности только ее существенных признаков, означает, что независимый пункт формулы патентоспособной полезной модели содержит ее существенные признаки. Существенными являются признаки допустимо обобщенные, что зависит от прототипа. Например, заявлен стол, опорные ножки которого соединены со столешницей с помощью разъемного соединения. Если прототип — стол, ножки которого соединены со столешницей неразъемно, то существенным признаком, характеризующим их соединение со столешницей, является обобщенный признак «разъемное соединение». Если же в прототипе ножки соединены со столешницей иным разъемным соединением, а то, которое раскрыто в заявке, создает дополнительный (другой) результат, нежели результат от разъемного соединения в прототипе, то существенным может быть признан признак, характеризующий конкретное разъемное соединение, раскрытое в заявке.
В приведенном примере показано, что в первом случае (признание существенным обобщенного признака «разъемное соединение») нет необходимости применять доктрину эквивалентов, поскольку содержание этого существенного признака максимально обобщено (класс соединений деталей), в объем которого входят все возможные разъемные соединения как эквивалентные. Во втором случае признание конкретного разъемного соединения существенным признаком означает, что все иные разъемные соединения не могут обусловить этот же результат, поэтому они не являются существенными и эквивалентными признаку формулы полезной модели. Поэтому и здесь нет оснований для применения доктрины эквивалентов.
Исходя из этих же причин действующее законодательство не предусматривает применение доктрины эквивалентов к промышленным образцам (перечень признаков промышленного образца должен содержать его существенные признаки). Эти соображения свидетельствуют о необходимости внести в ГК РФ положение, исключающее применение доктрины эквивалентов к полезной модели.