использование чужого логотипа чем грозит
Использование чужого логотипа чем грозит
ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1515 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 и 2 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
Пп. 1 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 13.12.2016 N 28-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного Постановления.
О выявлении конституционно-правового смысла пп. 1 п. 4 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
Пп. 2 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 24.07.2020 N 40-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 5 указанного Постановления.
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Компания опубликовала у себя на сайте чужой логотип, а тот оказался товарным знаком
Один комбинат решил открыть кондитерский магазин в московском торговом центре. Заключили договор аренды, завезли оборудование, открылись. Комбинат у себя на сайте опубликовал адрес нового магазина, а торговый центр разместил на своем сайте, на странице «Наши магазины», логотип комбината.
Спустя пару лет магазин съехал, а вот товарный знак на сайте торгового центра остался. Комбинат это заметил и потребовал, чтобы центр убрал знак с сайта, а заодно выплатил 1,5 млн рублей в качестве компенсации за его использование. Торговый центр логотип удалил, но компенсацию платить не стал. Тогда юристы комбината вооружились нотариальными протоколами осмотра сайта и пошли в суд.
Это дело не откроет Америку юристам по интеллектуальной собственности, но будет интересно предпринимателям, которые публикуют на своих сайтах и в портфолио чужие логотипы. Спор между комбинатом и центром — это, по сути, спор о том, может ли одна компания без спроса публиковать товарный знак другой компании в информационных целях. Давайте разберемся.
Аргументы сторон
Комбинат продавал кондитерские изделия под логотипом «Добрынинский». Этот логотип — зарегистрированный товарный знак. Причем довольно известный: у комбината больше сотни своих магазинов. Один из них был расположен и в торговом центре ответчика.
Торговый центр без разрешения использовал у себя на сайте товарный знак комбината. Чтобы зафиксировать нарушение, комбинат заверил сайт у нотариуса. Нарушение зафиксировано, владелец домена установлен, поэтому комбинат потребовал 1,5 млн рублей компенсации за нарушение права на товарный знак.
Торговый центр действительно опубликовал товарный знак комбината у себя на сайте. И это было вполне логично: в этом ТЦ есть еще несколько десятков магазинов, поэтому центр сделал у себя на сайте рубрикатор. В нем есть логотипы всех компаний, которые арендуют там помещения.
Когда торговый центр получил претензию от комбината, логотип с сайта удалили. Но компенсацию платить не стали, так как решили, что нарушения нет: ТЦ же не продавал сам никаких товаров под товарным знаком комбината — а значит, ничего не нарушал. Товарный знак использовали в информационных целях, а не для того, чтобы продавать контрафактные товары и обманывать покупателей.
Что сказали суды
Арбитражный суд, первая инстанция: 😡
Товарный знак охраняется не сам по себе, а только в отношении тех товаров, на которые он зарегистрирован. Товарный знак истца зарегистрирован на кондитерские изделия и услуги розничной торговли. Получается, чтобы нарушить право комбината на товарный знак, нужно продавать свои торты или вообще открыть магазин под его вывеской.
В этом деле такого не было. Торговый центр сам не продавал ничего под маркой истца. Он опубликовал товарный знак у себя на сайте, только чтобы покупатели знали, что в ТЦ вообще есть такой магазин.
Само по себе упоминание чужого товарного знака — это не использование, а значит, и не нарушение. Об этом еще в 2009 году говорил Президиум Высшего арбитражного суда. С тех пор ничего не изменилось.
Мы отказываем в удовлетворении исковых требований.
Комбинат не согласился с решением суда и подал апелляцию.
Апелляционный суд, вторая инстанция: 😡😡
Коллеги из первого суда вынесли абсолютно правильное решение. ТЦ не использовал товарный знак истца для продажи каких-то своих товаров. Он использовал логотип комбината, только чтобы проинформировать покупателей, что в центре есть такой магазин.
Оставляем предыдущее решение в силе.
Это решение тоже не устроило комбинат. Его юристы решили обратить внимание суда на то, что их магазин уже съехал из торгового центра. Они хотели доказать, что центр специально не стал удалять логотип комбината с сайта, чтобы привлечь больше покупателей.
Суд по интеллектуальным правам, третья инстанция: 😡😡😡
В торговом центре кроме этого кондитерского магазина была еще сотня разных магазинов. Нельзя утверждать, что именно бренд комбината привлекал покупателей в торговый центр.
Чтобы доказать нарушение права на товарный знак, нужно доказать, что нарушитель продавал под этим знаком какие-то товары или услуги. Если это не доказано, значит, и нарушения нет. Упоминать товарный знак в письменной или устной речи может кто угодно — и это не будет нарушением. Главное, чтобы упоминание товарного знака не вводило покупателей в заблуждение, когда они покупают товары или услуги.
Все предыдущие решения оставляем в силе. В удовлетворении кассационной жалобы отказываем.
Что в итоге
Компенсацию с торгового центра так и не взыскали. Зато с проигравшего дело истца взыскали 114 600 Р на оплату услуг юристов, которые защищали торговый центр.
Магазин комбината съехал из торгового центра. На сайте торгового центра больше нет товарного знака комбината, а у комбината больше нет магазина в этом районе.
Какие выводы можно сделать из этой истории
Чтобы нарушить чужое право на товарный знак, мало просто где-то этот знак опубликовать. Нужно еще что-то под ним продавать или по крайней мере рекламировать. Если вы используете чужой логотип у себя на сайте для того, чтобы привести пример, рассказать историю или похвастаться известным брендом в портфолио, — это не нарушение.
Однако лучше не доводить до конфликта. На защиту в судах почти всегда уходит больше денег, чем суд взыскивает в качестве компенсации. Например, в этом деле торговый центр потратил на суды триста тысяч рублей, а суды компенсировали только сто.
Чтобы избежать таких историй, заранее согласуйте с заказчиком публикацию работы в портфолио. Если заказчик согласится, в договор можно будет добавить пару строк в таком ключе: «Заказчик не возражает против публикации Исполнителем средств индивидуализации Заказчика в информационных целях при демонстрации выполненных Исполнителем работ третьим лицам».
Как защитить товарный знак от незаконного использования
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.
Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.
С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.
Консультация юриста
по защите товарного знака
Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.
Размещают на вывеске
Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Маркируют и продают продукцию
Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.
Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).
Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:
Используют в рекламе
Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.
Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).
Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).
Консультация юриста по интеллектуальным правам
Используют в домене
Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.
Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).
В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).
Ввозят «серый» импорт
Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).
Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.
Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут
Используют чужие мемы в рекламе и на продукции
Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.
В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.
Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.
1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:
Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).
Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента
2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.
Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).
3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).
Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.
Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).
Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:
Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).
Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):
Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.
Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.
Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).
Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:
Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).
Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.
1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:
2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.
Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.
3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:
Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.
4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.
В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):
Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.
Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:
Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.
Защищаем интересы клиентов
в СИП со дня его основания
Как составить претензию и зачем она нужна
Чтобы суды не отказали в рассмотрении дела, сначала правообладатель направляет нарушителю претензию на товарный знак (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
Чем полезна претензия. Это досудебный порядок урегулирования спора. По нашей практике, на этом этапе удаётся решить примерно 40% споров. Хорошо составленная претензия повышает вероятность, что конкурент испугается и не захочет доводить дело до суда. А если захочет, всегда есть возможность договориться и заключить мировое соглашение в процессе.
По статистике СИПа за 2014–2018 годы, в результате примирительных процедур удалось закрыть 35,1% споров. Это высокий показатель, он свидетельствует о готовности бизнеса договариваться по спорам в области интеллектуальной собственности. Предприниматели знают — судиться дороже. На экспертизы, пошлины, сбор доказательств и юридические услуги может уйти 200–500 тысяч и даже больше. Все эти расходы суд взыщет с нарушителя, и последний скорее всего об этом знает.
Претензия демонстрирует серьёзность намерений правообладателя. В документе просят прекратить незаконное использование товарного знака, указывают ожидаемую сумму компенсации и предлагают заключить лицензионный договор — чтобы знак использовался законно. Претензия выступает предупреждением для нарушителя: если ты не готов договариваться, мы идём в суд. Это будет долго и дорого, лучше соглашайся.
Как написать претензию. Можно составить самому, но надёжнее доверить это юристам по интеллектуальным правам. Чем грамотнее составлен документ, тем больше шансов на быстрое досудебное урегулирование. Юрист изучит ваше дело, поможет собрать и оценит доказательства, выработает стратегию досудебной защиты прав на товарный знак. А ещё он расскажет о перспективах и найдёт болевые точки, на которые стоит давить.
Куда и как отправлять претензию. Претензию всегда отправляют на юридический адрес нарушителя. Посмотрите его в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015). Или посмотрите в договоре, если раньше сотрудничали с нарушителем (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС от 22.07.2020).
Использовать фактический адрес офиса, когда он не совпадает с реестром и его нет в договоре, опасно. Если адресат не получит письмо на почте, суд откажет в принятии иска — за несоблюдения досудебного порядка. В АПК не указано, куда именно должна направляться претензия, но спорить с судом дольше. Придётся отправлять претензию повторно и ждать ещё 30 дней.
Чтобы письмо точно не потерялось, отправьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Уведомление вернётся обратно — сохраните его, а когда пойдёте в суд — приложите к иску. Это доказывает, что досудебный порядок соблюдён.
Чек-лист. Чтобы претензия точно сработала, нужны:
Что делать, если вам пришла претензия?
Не игнорируйте её. Скорее всего, отправитель готов подавать иск. Если вы действительно что-то нарушили, в ваших же интересах закрыть вопрос до суда. Вот что стоит сделать.
Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
Когда дело доходит до взыскания компенсации, её нужно правильно рассчитать. Законодательство устанавливает особые алгоритмы расчёта взыскиваемой с нарушителя суммы. Правообладатель может попросить компенсацию в одной из трёх описанных ниже форм (п. 4 ст. 1515 ГК).
В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей
В иске можно указать любую сумму, которую правообладатель считает объективной. Дальше суд будет смотреть, какая сумма выглядит соразмерной нарушению и сколько нужно взыскать. Судьи определяют размер компенсации исходя из доказательств, которые представит истец, а также принципов справедливости и разумности (п. 62 Постановления Пленума ВС № 10). Будут учитывать:
В судебной практике по защите товарных знаков максимальную сумму назначают редко. Чаще суды ограничиваются компенсацией в несколько сотен тысяч рублей. Например, в Новосибирске с парикмахерской взыскали 450 тысяч, хотя правообладатель просил 1 млн рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-147/2018 от 26.02.2018). А а с красноярской кофейни взыскали всего 220 тысяч, при требовании в 2 млн рублей (Решение АС Красноярского края № А33-13207/2016 от 22.11.2016).
Чтобы получить больше, правообладателю нужно обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака. Обосновать размер компенсации поможет опытный IP-юрист.
В двукратном размере стоимости лицензии
В этом случае сумма компенсации определяется как удвоенная стоимость франшизы за период незаконного использования знака. Если вы никогда до этого не продавали франшизу, лучше выбрать иную форму компенсации, иначе в удовлетворении иска могут отказать (например, Постановление СИП № А40-126600/2013 от 06.06.2014).
Если опыт продажи лицензий есть, сумму компенсации можно рассчитывать и обосновать, показав ранее заключённые лицензионные договоры. Расчёт делается по простой формуле: стоимость месячного роялти умножается на количество месяцев незаконного использования. Обычно такой расчёт охотнее принимается судами. Как результат — удовлетворение иска в полном объёме.
Так, мясокомбинату из Самары присудили 1 млн рублей компенсации (решение АС Самарской области № А55-37887/2019 от 07.09.2020), а поставщику китайских товаров из Владивостока — сразу 6 млн рублей (решение АС Приморского края № А51-22905/2019 от 13.07.2020 года).
Если вы покажете суду лицензионный договор, это ещё не значит, что он назначит запрошенную компенсацию. Ответчик может оспорить расчёт. Сославшись на существо нарушения, условия других договоров и заключение экспертизы, суд может снизить и эту сумму компенсации.
В двукратном размере стоимости контрафактных товаров
Если у заявителя есть данные про объёмы выпуска и реализации контрафакта, размер компенсации можно привязать к ним. Обычно правообладатели отталкиваются от стоимости контрафактной продукции, заявленной самими нарушителями и доказательств объёмов продукции. Подойдут любые документальные доказательства.
Например, компания-производитель пастилы из Коломны в иске ссылалась на составленные полицией протоколы изъятия контрафактной продукции и цены, указанные нарушителем на сайте. Суд признал расчёт справедливым и взыскал в пользу компании 2 млн рублей (Решение АС Московской области № А41-32467/16 от 08.09.2017).
В другом деле дистрибьютор китайской обуви ссылался в иске на таможенную стоимость контрафакта. Он посмотрел сумму в декларации, умножил её на два и заявил в иске. Суд сказал, что это справедливо и взыскал с нарушителя 843 тысячи рублей компенсации (Решение АС Приморского края № А51-29718/2013 от 20.08.2014).
Чтобы получить максимальную сумму, правообладателю нужен грамотный юрист. Он обоснует для суда сумму компенсации и поможет отстоять размер, если ответчик подаст апелляцию. А ещё окажет послесудебную поддержку, если нарушитель не захочет исполнять решение суда добровольно.
Заказать анализ спора
IP юристу Гардиума
Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
Если нужно зашить рану или вправить сломанную кость, человек идёт к хирургу или травматологу — обычный семейный врач не поможет. Так и с товарными знаками: для грамотной защиты нужен юрист по интеллектуальной собственности — IP-юрист.
Вокруг товарных знаков много нюансов и тонкостей: оценка сходства знаков и однородности товаров, сбор доказательств, претензионная работа, расчёт и обоснование компенсации. Штатные юрисконсульты поверхностно разбираются в интеллектуалке. Они смогут составить претензию или подготовить иск, но отсутствие опыта и специфических знаний сильно усложняет работу. С IP-консультантом сотрудничать выгоднее и проще.
Юрист по ИС оказывает комплексные услуги и берет на себя все вопросы защиты прав на товарный знак, от превентивных мер, до послесудебного сопровождения. Юрист по интеллектуальной собственности самостоятельно найдёт нарушения и предложит варианты защиты. Бизнес не будет тратить время на поиск и работу с конкурентами.
У IP-консультантов есть специализация. Одни юристы занимаются только судебными спорами, другие — только претензионной работой, а третьи специализируются на лицензионных соглашениях. IP-юрист глубоко погружается в предмет и разбирается в тонкостях защиты товарного знака в разных нишах, от фармацевтики до рекламы.
IP-юриста не нужно нанимать в штат. Он работает по договору и берёт деньги только за оказанные услуги. Нет нарушений — нет и расходов на консультанта.
Расходы на IP-консалтинг можно взыскать в судебном порядке. Услуги юриста в итоге оплатит компания-нарушитель.
Коротко: как защитить товарный знак
Ирина Резникова
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.