возврат лицензионного вознаграждения при расторжении лицензионного договора
Возврат лицензионного вознаграждения при расторжении лицензионного договора
ГК РФ Статья 1237. Исполнение лицензионного договора
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1237 ГК РФ
1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.
4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Последствия расторжения лицензионного договора
В предыдущей теме мы рассмотрели вопрос как правильно расторгнуть лицензионный договор. Теперь кратко обсудим тему последствий прекращения лицензии на программное обеспечение.
По общему правилу при расторжении договора обязательства сторон прекращаются в полном объеме, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Хотя в последнем случае правильнее говорить об изменении договора.
С какого момента расторгается лицензионный договор
Момент прекращения обязательств по лицензионному договору определяется в следующем порядке:
Каковы последствия расторжения лицензионного договора
Последствия расторжения лицензионного договора зависят от оснований его прекращения.
По общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (см. п.4 ст.453 ГК РФ). Т.е. стороны вправе договориться об обратном либо закон может предусматривать обязанность возврата исполненного. Например, лицензионное вознаграждение уплачено в фиксированной сумме за использование ПО в течение определенного периода времени. В таком случае (при отсутствии виновных действий со стороны лицензиата)можно потребовать возврата вознаграждения за период с момента расторжения договора до момента истечения установленного в договоре срока лицензии.
Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Таким образом, лицензиат при нарушении со стороны лицензиара вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения, а лицензиар в случае нарушения со стороны лицензиара может удерживать уплаченное вознаграждение за оставшийся срок использования ПО, а в случае его не полной оплаты – требовать его взыскания в судебном порядке в качестве упущенной выгоды.
Помимо этого, безусловно, расторжение лицензионного договора на программное обеспечение влечет одновременное прекращение предоставленного по договору права на его использование. Помимо этого в случае передачи по лицензионному договору экземпляров ПО, право владения ими также утрачивается, а сам экземпляр должен признаваться контрафактным. Поэтому лицензиат должен его незамедлительно возвратить или уничтожить.
Энциклопедия решений. Расторжение лицензионного договора
Расторжение лицензионного договора
По общему правилу договор может быть расторгнут по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
По решению суда договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Так как в силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права), правила ст. 450 и 450.1 ГК РФ относятся и к лицензионному договору.
Лицензионный договор может быть расторгнут путем одностороннего отказа от его исполнения и по другим основаниям, предусмотренным договором (постановление Девятого ААС от 28.04.2012 N 09АП-7559/12). Однако необходимо иметь в виду, что договор может предусматривать право его стороны в одностороннем порядке отказаться от исполнения такого договора, в случаях, когда законодательство такого права не предусматривает, при наличии одного из следующих обстоятельств:
— исполнение договора связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности;
— исполнение договора связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, но в этом случае право на односторонний отказ от договора может быть предоставлено лишь той его стороне, которая предпринимательскую деятельность не осуществляет (п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ).
Отказ от договора, заявленный в нарушение этих требований, не повлечет за собой юридических последствий в виде прекращения договора (п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54).
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Однако это правило необходимо применять с учетом принципа эквивалентности встречных предоставлений по договору (применяемого, если стороны не установили иного): то, что одна из сторон получила от другой стороны во исполнение договора должно быть эквивалентно тому, что она предоставила другой стороне (абзац второй п. 4 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ, п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35). Поэтому лицензиат вправе истребовать платежи по договору, внесенные авансом за период, когда вследствие расторжения договора он уже утратил право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.8 п. 13 Постановления N 5/29). В этом случае к новому правообладателю переходят права и обязанности бывшего правообладателя (лицензиара). Переход исключительного права к другому лицу может быть основанием для расторжения лицензионного договора только в случае, если это предусмотрено самим договором (п. 3.3.8 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186).
До 01.10.2014 правила ГК РФ об интеллектуальной собственности предусматривали необходимость государственной регистрации лицензионных договоров, предоставляющих право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые в соответствии с ГК РФ подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ, п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ). Поэтому заключенное до этой даты соглашение о расторжении договора, подлежащего государственной регистрации, также должно было быть зарегистрировано, иначе оно считалось незаключенным (постановление Девятого ААС от 26.02.2010 N 09АП-1243/2010).
С 01.10.2014 государственная регистрация расторжения лицензионных договоров независимо от вида интеллектуальной собственности, являющейся предметом такого договора, не требуется.
От расторжения лицензионного договора следует отличать его прекращение в случаях, предусмотренных законом. Так, лицензионный договор, по которому лицензиату предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав, прекращается в случае, если правообладатель в установленном порядке сделал заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать этот результат интеллектуальной деятельности в тех же пределах (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). От расторжения такое прекращение лицензионного договора отличается тем, что оно не требует волеизъявления сторон; действие договора в этом случае прекращается вследствие совершения лицензиаром определенных действий, непосредственно не направленных на прекращение договорных отношений.
*(1) До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ) согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ существенность нарушения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения по лицензионному договору не имела правового значения для реализации лицензиаром своего права на односторонний отказ от договора
Некоторые проблемы исполнения лицензионных договоров
Зачастую, при заключении лицензионного договора в отношении объектов авторского права у сторон возникает много вопросов о способах использования, механизме и размере оплаты лицензионных платежей и иных вопросов взаимодействия. После их решения, когда договор наконец подписан и, предоставление права зарегистрировано, то кажется можно спокойно использовать предоставленное право и все основные сложности урегулированы.
Однако, это не всегда так, зачастую, по прошествии определенного времени, могут также появиться проблемы, некоторые из которых мы попытаемся обсудить.
Одним из возможных вопросов, который вызывает опасение – проблема беспрепятственного расторжения договора. Мы касались данного вопроса в одной из статей, тем не менее, данная проблема многогранна.
Вопросы возможности одностороннего расторжения беспокоят обе стороны.
Вопрос начала сотрудничества по лицензионному договору требует тщательного, вдумчивого анализа, консультаций специалистов, по возможности, получение информации от других Лицензиатов. Напротив, бывает, когда предприниматели на основе первоначальной, не столь детально проверенной, но «оглушительной» информации об ожидаемой прибыли, заключают договор, а далее, начинают понимать «неоднозначность» своих ожиданий.
И в этом случае, Лицензиат, всевозможными способами начинает «раскачивать» взаимоотношения, пытаясь любым образом прекратить сотрудничество, не прибегая к судебному разбирательству.
Зачастую, условия договора не позволяют сторонам беспрепятственно расторгнуть договор в одностороннем порядке в уведомлением другой стороны за определенный период времени.
Таким образом, предположительно, договор может содержать в себе следующие условия его расторжения:
Необходимо отметить, что помимо прочего существует императивная норма, о которой не стоит забывать, так согласно п. 4 ст.1237 ГК РФ: «При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение».
Тем не менее, если данное нарушение отсутствует, можно ли Лицензиату быть уверенным, что сложившимся отношениям, при условии добропорядочности самого Лицензиата ничего не грозит?
К сожалению, это не всегда так. Существуют механизмы, при которых Лицензиар, в случае его намерения «выйти из данного договора» может попытаться это сделать. Причин тому может быть множество: условия договора могут предусматривать получение единоразового паушального платежа, тем самым, в финансовом отношении, продолжение взаимоотношений для Лицензиара лишено особого смысла.
Правообладатель может предпринимать различного рода действия для прекращения договора, понимая свою возможность получения дополнительной прибыли от конкурентов Лицензиата.
Более того, может планироваться механизм «недобросовестной конкуренции». Подчас, намерение нескольких сторон повладению определенным знаком, либо возможность хотя бы его использования на основании лицензионного договора, является причиной жесткой конкурентной борьбы, что также является основанием для построения непростой «боевой стратегии». В результате данной конкуренции, возникают ситуации, когда именно вопрос владения, либо использования товарного знака является краеугольным и от него зависит продолжение ведения бизнеса и, как следствие, возможность несения колоссальных убытков.
В случае наличия вышеуказанных причин, Лицензиар также может предпринимать недобросовестные действия по возможному прекращению лицензионного договора. Зачастую, стандартный лицензионный договор вменяет в обязанность Лицензиара следить за сроком правовой охраны товарного знака, и осуществлять действия по его продлению. Однако, помимо прочего, Лицензиар может как не предпринимать действий по продлению, так и напротив, подать документы на прекращение правовой охраны.
«В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.»
Понятно, что данные действия будут являться причиной дальнейшего прекращения договора. Как в данном случае следует поступить Лицензиату и будет ли предусмотрена какая-либо ответственность за подобные недобросовестные действия со стороны Лицензиара?
Помимо прочего, договор может содержать условия об обязанности Лицензиара информировать Лицензиата, в случае планируемого отчуждения знака, но как быть, если отчуждение произошло, а Лицензиат узнал об этом только позже самостоятельно? Можно ли также привлечь Лицензиара к ответственности?
К сожалению, это далеко не всегда возможно, информирование о планируемом отчуждении не означает права преимущественного приобретения, поэтому можно говорить об общей гражданско-правовой ответственности, если только новый Правообладатель препятствует использованию знака и Лицензиат несет убытки, но если такого не происходит, то доказать возникновение возможных убытков в связи с произошедшим отчуждением крайне затруднительно.
Привлечение к ответственности и взыскание убытков за нарушение условия о поддержании Правообладателем правовой охраны знака также не однозначно.
Еще более сложной является ситуация, когда данные факты присутствуют в совокупности: так Правообладатель не предпринял действий по продлению, произвел отчуждение знака на другую компанию, и, в довершение всего, новый Правообладатель самостоятельно подал на себя заявку сходного до степени смешения товарного знака.
При совокупности таких обстоятельств, Лицензиат отлично понимает, что ведется «нечистоплотная игра» и пользование знаком на законных основаниях неумалимо подходит к своему финалу. Данные действия, без сомнения, могут расценивать как недобросовестная конкуренция.
Так, в соответствии со ст. 10 ГК РФ:
«Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.»
Таки образом, заключая лицензионный договор, необходимо стараться предвидеть возможные неблагоприятные последствия. Если же такие последствия наступили, то без сомнения, в такой ситуации можно и нужно защищать свои интересы. Необходим тщательный анализ всех сложившихся обстоятельств и выработка правильной и действенной правовой стратегии для осуществления дальнейшей судебной защиты.